דיזל נ' הודיס - הפרת מדגם פאיזה


בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

 

02 פברואר 2015

ת"א 4987-12-14

 

 

 

מספר בקשה:1

לפני :

השופט  יעקב שפסר

 

 

lawdata - דטהחוקהמבקשות:

 

 

1. Diesel Spa

2. פולימוד (1994) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ישראל שדה ועו"ד עמיר פרידמן

 

נגד

 

 

המשיבים:

 

1. הודיס בע"מ

2  מר מריאנו קרפ

3. יוסף שאשא גביזון

ע"י ב"כ עו"ד ערן סורוקר ועו"ד הילה מורן צ'רני

 

 

החלטה

 

1.        בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבים למכור, לשווק או לפרסם דגם מסוים של מכנסי ג'ינס המשווק כיום על ידם, ואשר, לטענת המבקשות, מפר שני מדגמים רשומים הנמצאים בבעלות המבקשת 1, לפי סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים – 1926. כמו כן, נטען על ידי המבקשות כי שיווק דגם הג'ינס האמור על ידי המשיבים מבסס אף עוולה של גניבת עין, לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999.

 

2.        המבקשת 1, הינה בעלת מותג האופנה דיזל ("Diesel"), המייצרת ומשווקת, בין היתר, מכנסי גי'נס, הנמכרים במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. המבקשת 2 הינה הזכיינית והיבואנית הבלעדית בישראל של מוצרי המבקשת 1 (המבקשת 1 והמבקשת 2 יקראו להלן ביחד: "דיזל" או "המבקשות"). בשנת 2011, נרשמו על שם המבקשת 1 בפנקס המדגמים הישראלי שני מדגמים על דגם הג'ינס המכונה על ידן "פאיזה" (להלן: "פאיזה"): מדגם שמספרו 50526 ומדגם שמספרו 51959 (להלן ביחד: "המדגמים"). לטענת דיזל, החל משנת 2011, מפרסמת היא באופן נרחב את דגם הפאיזה בקטלוגים, בשלטי חוצות ובפרסומים בחנויות ובעיתונות הכתובה והמקוונת. לגרסתה של דיזל, דגם הפאיזה זוכה לפופולאריות גבוהה והיקף מכירותיו בישראל עומד, נכון למועד זה, על עשרות אלפי זוגות.

 

3.        המשיבה 1 הינה חברת אופנה ישראלית המשווקת בעיקר אופנת בגדי פוטר ובגדי נוחות. המשיב 2 הינו מנהלה של המשיבה 1, והמשיב 3 הינו אחד מבעלי המשיבה 1 (המשיבים 1-3 יקראו להלן ביחד: "הודיס" או "המשיבים"). המשיבים ייצרו ושיווקו גם הם מכנסי ג'ינס, אשר לטענת דיזל, מפרים את מדגמיה (להלן: "ג'ינס הודיס").

 

4.        בעקבות זאת, פנתה דיזל למשרד החקירות "חמל 24", לביצוע חקירה אשר באמצעותה ביקשה לאמוד את היקפי המכירות של ג'ינס הודיס. לטענתה, ממצאי החקירה האמורה העלו כי דגם זה מפורסם על ידי הודיס באופן בולט בעמוד הפייסבוק שלה, בקטלוגים ובשלטי חוצות וכן נמכר בסניפי הרשת בקניונים רבים. לאור זאת, טוענת דיזל, כי הודיס מנסה להרחיב את עסקיה, אשר עד כה התמקדו בתחום בגדי הנוחות, גם אל ענף מכנסי הג'ינס ודמויי הג'ינס, תוך הפרת המדגמים של דיזל וניסיון פסול, לגרסתה, ליהנות מן המוניטין של דיזל בתחום זה.

 

5.        טענתה העיקרית של דיזל הינה כי ג'ינס הודיס מהווה הפרה של מדגמיה ושל איסור פרסומם, לפי סעיפים 37(1)(א) ו-37(1)(ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים – 1926 (להלן: "הפקודה"), זאת בהיותו בגדר "חיקוי תרמית" או "חיקוי בולט" של המדגמים, כאמור בפקודה. להוכחת טענתה זו אף הציגה דיזל בפני בית המשפט במהלך הדיון את דגם הפאיזה, ולמולו את ג'ינס הודיס. לגרסתה, דגם פאיזה ניחן ברמות ייחודיות וחדשנות גבוהות, כאשר עצם חיקויו על ידי הודיס מעיד על כך. בעניין זה סבורה דיזל כי העובדה שהודיס בחרה שלא להציג את תיק המוצר בפני בית המשפט, מחזקת את טענתה לפיה אין מדובר בעיצוב מקורי פרי עמלה העצמאי של הודיס, אלא במוצר המועתק ממדגמיה הרשומים של דיזל.

 

6.         כמו כן, מוסיפה דיזל וטוענת כי ההעתקה האמורה מבססת אף את עוולת "גניבת העין" המעוגנת בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), שכן לגרסתה, כוונתה של הודיס הייתה להיבנות מן המוניטין אשר רכשה דיזל בדגם הפאיזה בקרב הצרכנים.

 

7.        הודיס בתגובתה, טוענת לשיהוי וחוסר ניקיון כפיים בהגשת הבקשה על ידי דיזל. כמו כן, לגרסתה, ג'ינס הודיס איננו מפר את המדגמים, שכן היקף ההגנה שניתנה למדגמים מצומצמת מכפי שהיא מוצגת על ידי דיזל. לטענת הודיס אל המדגמים הרשומים מצורפים שרטוטים אשר נועדו להמחשת המוצר המוגן (להלן: "שרטוטי המדגמים"), ובהם נראה דגם הפאיזה בצבעי כחול ולבן ולכן המדגם חל רק על צבעים אלו. לטענתה, אילו מלכתחילה הייתה דיזל מגישה בעת רישום המדגמים שרטוטים בצבעי שחור-לבן, או אז הייתה זוכה היא להגנה נרחבת יותר עבור מדגמיה. כמו כן, צירפה הודיס לתגובתה שני מכתבים אשר נשלחו על ידי דיזל לרשם הפטנטים והמדגמים, במסגרת בקשותיה לרישום המדגמים, ובהם מפורטים האלמנטים החדשניים בדגם הפאיזה אותו היא מבקשת לרשום בפנקס המדגמים (להלן: "המכתבים לרשם"). כך, במסגרת המכתבים לרשם מציינת דיזל אחד-עשר אלמנטים חדשניים במדגם 50526 ותשעה אלמנטים חדשניים במדגם 51959. לטענת הודיס, אלו בלבד האלמנטים שאותם יש לבחון במסגרת שאלת ההפרה, ומשום שלגרסתה רובם של אלמנטים אלו לא קיימים בג'ינס הודיס – אין מדובר בחיקוי בולט המפר את המדגמים.

 

8.        כמו כן, טוענת הודיס להעדר הטעייה של הצרכנים, הן משום שישנם הבדלים בולטים בסימונם של המוצרים על ידי תוויות שונות והן לאור הפער המשמעותי הקיים במחיריהם (שכן מחירו של דגם פאיזה גבוה פי 7 לערך ממחירו של ג'ינס הודיס). כמו כן סבורה הודיס כי במקרה דנן דינם של המדגמים עצמם להתבטל, וזאת לאור פרסומם בציבור עוד בטרם נרשמו בפנקס המדגמים.

 

9.        באשר לעוולת גניבת העין, טוענת הודיס כי דיזל לא הוכיחה קיומו של מוניטין לדגם הפאיזה (בשונה מקיום מוניטין למותג דיזל עצמו) או חשש כי צרכנים הרוכשים ג'ינס הודיס יוטעו לחשוב כי רכשו מכנסיים השייכים לדיזל.

 

10.    במסגרת הבקשה דנן, ויתרו הצדדים על חקירת המצהירים ועל כן מבוססת הכרעתי בבקשה זו על הנתונים והמסמכים המצויים בתיק בית המשפט, ואין בה כדי לקבוע עמדה באשר לתוצאתה של התובענה העיקרית.

 

דיון והכרעה

11.    על פי הוראות תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, שלושת השיקולים המנחים במסגרת החלטה על מתן סעד זמני הינם: קיומה של עילת תובענה על בסיס ראייה לכאורה בלבד, מאזן הנוחות המגולם בנזק שייגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו ואם לאו, ושיקולי יושר ותום לב (וראו לעניין זה גם: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 912-913 (מהדורה 11, 2013); יואל פרייליך סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי 45 (2013)); רע"א 5095/93 פ.א. ארבן בע"מ נ' גבי א.ג.ר. שותפות לבנין ופיתוח, פ"ד מט(1) 730, פס' 12 לפסק דינו של השופט לוין (2005); רע"א 3071/10 רידר נ' ל. רפאל חברה לבניין בע"מ, פס' 14 לפסק דינה של השופטת נאור (פורסם בנבו, 20.5.2010)). אבחן איפוא את השיקולים הנדרשים כסדרם.

 

(א) קיומה של עילת תובענה - הפרת מדגם רשום

12.    המחלוקת נסובה בעיקרה סביב השאלה האם ג'ינס הודיס מפר את מדגמיה הרשומים של דיזל בדגם הפאיזה.

 

13.    ההוראות הרלוונטיות לעניין הפרת מדגם רשום, מעוגנות בסעיפים 2 ו-37 לפקודה, הקובעים כדלקמן (ההדגשות שלי - י.ש):

"2. "מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני."

 

"37. (1)  כל עוד קיימת זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם, –

(א) לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או

(ב)  לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום.

....

...."

 

ההגנה הניתנת על פי הפקודה למדגמים הינה בעיקרה זכות מונופולין שלילית, כך שזולת בעל המדגם או בהסכמתו, אין איש אחר הרשאי לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 37 לפקודה ביחס לאותו מדגם רשום (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, 709-710 (2003) (להלן: "פרשת מיפרומאל")). ההגנה האמורה ניתנת אך לצורתו החיצונית של המדגם ואלמנטים הנסתרים מן העין אינם נכללים לפיכך בגדריה (פרשת מיפרומאל, בעמ' 709):

 "המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה."

 

14.    ההכרעה האם מוצר מסוים מהווה הפרה של מדגם רשום אם לאו, תעשה לאורם של שני מבחנים עיקריים, "מבחן העין" ו"מבחן החידוש", כאשר בצידם, כמבחן עזר בלבד, משמש גם "מבחן ההטעיה" (ע"א 513/89 Interlego נ' Exin-Lines, פ"ד מח(4) 133, 184 1994)); פרשת מיפרומאל, בעמ' 710, 715-716). אדון להלן בשלושת המבחנים האמורים כסדרם.

 

א. "מבחן העין"

15.    במסגרת מבחן זה, על בית המשפט לשים עצמו בנעלי הצרכן הסביר של המוצר העומד לדיון, ולבחון האם צורתו החיצונית של מוצר זה, כפי שהיא נקלטת באופן גלוי בעינו של אותו צרכן, מהווה "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם. יושם אל לב כי אין הכוונה במבחן זה אל "עינו" של בית המשפט, אלא אל עינו של הצרכן הרלוונטי אשר אליו מכוון המוצר, ובענייננו – אל אותו אדם אשר מגיע אל אחת מרשתות האופנה במטרה לרכוש לעצמו מכנס ג'ינס (ת"א (ת"א) 1392-07 משען נ' טל, פס' ה' לפסק דינה של השופטת פלפל (פורסם בנבו, 22.1.2012); פרשת מיפרומאל, בעמ' 710).

 

16.    עיקר ההתמקדות בגדרי מבחן העין הינה בהתרשמות הכוללת הנוצרת מהשוואת המדגם הרשום אל המוצר המפר לכאורה ומן החוזי הכללי הנקלט בעינו של הצרכן הסביר, ואין כל ציפייה כי תבוצע על ידי צרכן זה בדיקה דקדקנית משל היה הוא מומחה בתחום המוצר הנבחן (פרשת מיפרומאל, בעמ' 711-712):

"הדגש מושם על התרשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך גם אינו שטחי כשל עובר אורח מזדמן.."

 

17.    לעניין זה יובהר, כי יש להשוות את המוצר שלגביו נטען כי הוא מפר את המדגם, אל שרטוט המדגם או אל תמונתו, כפי שצורפו לבקשת המדגם ומופיעים בפנקס המדגמים, ולא אל המוצר עצמו אשר יוצר על ידי בעל הזכות המוגנת (ת"א 3155/99 איזי יוגב תעשיות בע"מ נ' מסגרית האחים אבו בע"מ, פס' ה' לפסק דינה של השופטת פלפל (פורסם בנבו, 25.3.2002); ת"א (ת"א) 1225-02-10 אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פס' 13 לפסק דינו של השופט בנימיני (פורסם בנבו, 11.11.2012). בענייננו, נוכח העובדה כי הוגשו לבית המשפט המוצרים עצמם, ניתנה בידי האפשרות להתרשמות ישירה ממידת הדמיון הכללי הקיים בין ג'ינס הודיס לבין השרטוטים אשר צורפו אל מדגמיה של דיזל.

 

ההשוואה להלן תעשה בעיקר אל מול השרטוט המצורף למדגם שמספרו 51959 (להלן: "מדגם 51959"), שכן זהו המדגם, כך נראה, שהפרתו היא הרלוונטית לענייננו.

 

18. בבחינת השרטוט המצורף למדגם 51959 בפנקס המדגמים, עולה כי מצדו הקדמי של מדגם זה בולטים בעיקר המאפיינים הבאים: גזרתם "המשוחררת" והמעוגלת של המכנסיים (יצוין כי הגזרה המעוגלת של המכנסיים, איננה חלק מן החידוש שבמדגם, כפי שיפורט בהמשך, במסגרת מבחן החידוש), שני התפרים האופקיים המצויים בקרבת הברכיים, שני התפרים האלכסוניים מתחת לכיסים הקדמיים וכן מבנהו של כיס המעות ביחס לכיס הקדמי. בחלקם האחורי של המכנסיים כפי שהם מופיעים במדגם 51959, בולטים בעיקר גזרתם המשוחררת והמעוגלת, שני התפרים המצויים בחלקן האחורי של הברכיים, שני התפרים האלכסוניים לאורך המכנסיים ודוגמת התפרים על הכיסים האחוריים.

בהשוואת מאפייני המדגם האמור לאלו של ג'ינס הודיס, התרשמתי כי המאפיינים הבולטים הינם בעלי דמיון בלתי מבוטל לאלו של מדגם 51959 אם כי בחלקו האחורי של ג'ינס הודיס קיים הבדל בדוגמת התפרים שעל הכיסים. יחד עם זאת, סבורני כי מדובר בהבדל קוסמטי בעיקרו, אשר אין בו, כשלעצמו, כדי לשלול הפרה לכאורה של מדגם 51959, זאת לאור הדמיון הרב בחוזי הכללי הקיים בין המדגם האמור לבין ג'ינס הודיס, אשר ספק בעיני אם נבע מצירוף נסיבות מקרי בלבד (פרשת מיפרומאל, בעמ' 718; בש"א (ת"א) 11450/06 ביאנקו אורו בע"מ נ' די.אס.איי יבוא ושיווק הלבשה בע"מ, פס' ג'-ה' להחלטתו של השופט זפט (פורסם בנבו, 9.8.2006)). עוד יצוין כי לקיומו של דמיון כאמור עשויה אף להיות השפעה על החלטתו של צרכן לבחור דווקא בדגם זה ולא באחר, שכן ניתן להניח כי בעיני צרכן סביר קיים משקל משמעותי לצורתו ולמאפייניו החיצוניים של הג'ינס אותו הוא רוכש. יפים לעניין זה דבריו של הנשיא גרוניס: (ההדגשה שלי – י.ש)

 

"צורתו של המוצר מהווה שיקול מרכזי, או למצער שיקול מסוים, ברכישתם של מוצרים רבים. כפי שיובהר בהמשך הדברים, טעם זה הוא שעומד בבסיס ההסדר המשפטי הקבוע במסגרת דיני המדגמים. צורה בעלת ערך אסתטי צפויה ליהנות מיתרון מסחרי חשוב על פני צורות אחרות, שהרי ציבור הצרכנים יעדיף לרכוש מוצר בעל צורה כזו על פני מוצר דומה בעל צורה חלופית."

 

(ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, בפס' 11 לפסק דינו של שופט גרוניס (פורסם בנבו, 23.3.2008).

 

19. יוצא אפוא כי על פי "מבחן העין", קיים דמיון רב בין מדגם 51959 לבין ג'ינס הודיס. ואולם, בכך לא תם הדיון, שכן יש להוסיף ולבחון את מידת החידוש הגלומה במדגמיה של דיזל.

 

ב. "מבחן החידוש"

20. הגם כי לדיזל מדגם מוגן הרשום בפנקס המדגמים, אין בכך כדי ללמדנו על היקפה של אותה הגנה, זאת מאחר שתחום השתרעותה של ההגנה הניתנת למדגם פלוני לא נקבעת מראש ובאופן אחיד לכל המדגמים המופיעים בפנקס, אלא יצוקה על פי מידותיו של המדגם המסוים, ועל כן עשויה להשתנות בין מדגם אחד למשנהו. הווה אומר, פנקס המדגמים הוא המעיד על עצם קיומה של הזכות במדגם, ואולם גדריה נקבעים על פי מידת חדשנותו ומקוריותו של המדגם (ת"א (מרכז) 41704-12-09 פירסט נ' רואם ייבוא ושיווק בע"מ, פס' 45 לפסק דינה של השופטת מרוז (פורסם בנבו, 21.8.2011) (להלן: "פרשת פירסט")):

"חשיבות מרובה לקביעה לפיה, כאשר מדובר בעיצוב דומה של המוצרים, כי אז, מצטמצם היקף ההגנה הניתן למדגם הרשום לתחום הצר בו חידש המדגם את העיצוב והפכו לייחודי."

 

21. בהקשר זה סבורה דיזל כי עצם רישום המדגמים בפנקס המדגמים מעיד על החידוש הקיים בהם. מנגד, סבורה הודיס כי דינם של המדגמים להתבטל, שכן פורסמו הם על ידי דיזל עובר למועד רישומם בפנקס המדגמים ועל כן אינם מקיימים את דרישת החידוש. מבלי להכריע באשר לחוזקן של הטענות האמורות במסגרת ההליך העיקרי, אציין כי טענות באשר לתוקפו של מדגם דורשות דיון עובדתי מעמיק ולעיתים אף הבאת מומחים, ולפיכך אין דינן להתברר במסגרת בקשה לסעד זמני, קל וחומר משלא נשמעו העדויות לגופן. עוד יצוין כי הגם שהובאו על ידי הודיס אף לשלב זה ראיות מסוימות לעניין בטלות המדגמים, ולאחר עיון בהן, אני סבור כי דורשות הן דיון החורג מגדרי הליך הסעד הזמני בו אנו מצויים (ראו ת"א 2180/90 מנור נ' ל.מ. ליפסקי בע"מ, בעמ' 7 להחלטתו של השופט וינוגרד (פורסם בנבו, 28.2.1990); בש"א (י-ם) 3133/06 עזריאל נ' כראדי, פס' 17 לפסק דינו של השופט שפירא (פורסם בנבו, 1.10.2006)).

 

22. כמו כן, לא הונחה על ידי הודיס תשתית ראייתית מספקת שיש בה כדי לסתור את היקף החידוש הקיים במדגמים ביחס לשוק הרלוונטי, דוגמת הצגת מוצרים של גורמים מתחרים הכוללים אף הם את אותם אלמנטים בולטים הקיימים בדגם פאיזה, ואשר שווקו בטרם נרשמו המדגמים (ראו למשל בשא (ת"א) 15020/06 בריזה תעשיות נעליים בע"מ נ' לין שוז בע"מ, פס' ג'-ד' לפסק דינו של השופט זפט (פורסם בנבו, 22.8.2006)).

 

23. לאור האמור, סבורני כי לצורך הכרעה בבקשת הסעד הזמני יש בעצם הרישום בפנקס המדגמים כדי להוות ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש במדגמיה של דיזל. (סעיף 3(5) לפקודה; ה"פ (ת"א) 700/04 שיינפלד נ' עזריאל, פס' 17 לפסק דינו של השופט כאבוב (פורסם בנבו, 14.11.2006); ת"א (ת"א) 26272-08-10 קיי. וויז'ן סיסטם סולושנס בע"מ נ' גיפטס אנד טיפס בע"מ, פס' 10 להחלטתו של השופט זמיר (פורסם בנבו, 7.9.2010)).

 

24. כמו כן, צירפה הודיס לתגובתה מכתב מיום 8.8.2012 וכן מיום 18.11.2012, אשר נשלחו על ידי דיזל לרשם הפטנטים והמדגמים, במסגרת הליך רישום המדגמים. במכתבים אלו מפרטת דיזל את האלמנטים החדשניים בדגם פאיזה, אשר בגינם מבוקש רישומו כמדגם. לעניין זה, סבור אני כי משעה שדיזל עצמה תחמה באופן אפריורי את היקף ההגנה המבוקש על ידה אל האלמנטים המפורטים במכתבים בלבד, הרי שהאלמנטים האמורים הם גם אלו אשר יהוו את מסגרת דיוננו להלן (ראו לעניין זה פרשת פירסט, בפס' 45 לפסק דינה של השופטת מרוז: "חידושו של מדגם מוגדר על ידי בעליו. באמצעות הבקשה לרישום, מגדיר הבעלים את היקף הזכות שהוא תובע לעצמו"; וכן בש"א (ת"א) 17636/06 עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ נ' אמריקן סיסטם תעשיות מזרונים וספות, פס' ג' לפסק דינו של השופט זפט (פורסם בנבו, 20.11.2006); ת"א (ת"א) 20300-03-10 ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ נ' נטו מלינדה סחר בע"מ, פס' 7 לפסק דינו של השופט זפט (פורסם בנבו, 25.8.2010)).

ביחס למדגם 50526 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 11 אלמנטים המהווים חידוש במדגם. ביחס למדגם 51959 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 9 אלמנטים חדשניים. בתגובתה לבקשה, מאשרת הודיס כי ארבעה אלמנטים מכל אחד מהמדגמים הנ"ל קיימים גם בג'ינס הודיס, ואלו הם:

                         א.         עיצוב המכנס בגזרה משוחררת, צר למטה וגבוה למעלה.

                         ב.         תפרים ייחודיים באזור הפנימי של הברכיים.

                          ג.          תפר בצדי המכנס המסתובב ומגיע למרכז החלק האחורי של הרגל.

                         ד.         תפרים אלכסוניים ייחודיים מתחת לכיסים ראשיים קדמיים של המכנסיים.

 

שני אלמנטים נוספים הרלוונטים לענייננו מוצגים במכתביה של דיזל אל הרשם כחידוש ואולם בתגובתה לבקשת הסעד הזמני מציינת הודיס כי לדידה אין הם קיימים בג'ינס הודיס:

 

(א) עיצובו של כיס המעות על גבי כיס אלכסון בקדמת המכנסיים. לאחר השוואת שרטוט מדגם 51959 אל ג'ינס הודיס, שוכנעתי כי על אף טענת הודיס בנושא, אלמנט זה דווקא מתקיים בג'ינס הודיס.

 

(ב) סוג הבד ממנו עשוי המדגם, שהינו שילוב בין בד דנים לבד ג'רסי, מתוך הנתונים המצויים בפני, אין בידי לקבוע אם אלמנט זה מתקיים בענייננו בג'ינס הודיס.

 

יוצא אפוא כי ג'ינס הודיס כולל, לכל הפחות, 4 מתוך 11 אלמנטים חדשניים של מדגם 50526 וכן 5 מתוך 9 אלמנטים של מדגם 51959. לפיכך, אתמקד אף בשלב זה בבחינת ג'ינס הודיס אלו מול מדגם 51959 בלבד.

 

25. לטענת הודיס, היות שג'ינס דיזל איננו משלב את כלל האלמנטים המהווים חידוש במדגמים (בהתאם לאמור במכתביה של דיזל לרשם), לא מדובר בחיקוי המפר את המדגמים. אין בידי לקבל טענה זו.

ראשית, אנו מצויים בבקשה לצו מניעה ועל כן רמת ההוכחה הנדרשת מדיזל הינה ראייה לכאורה לקיומה של עילה. מבחינה כמותית, קיומם של מרבית האלמנטים המוגנים במדגם (לפחות חמישה מתוך תשעה) בג'ינס הודיס, ממלא אחר דרישה זו.

שנית, קבלת טענה לפיה מוצר הכולל רק חלק מן האלמנטים המוגנים במדגמים אינו מפר אותם – עשויה לחתור תחת מהות ההגנה הקבועה בסעיף 37 לפקודה, זאת מאחר שלשון הפקודה מאפשרת הגנה למדגם גם אם ההפרה נעשית על ידי "חיקוי בולט", דהיינו, כאשר קיימים הבדלים בין המוצרים, אך אין בהם כדי לשנות מן הדמיון הכללי הרב שבין המוצרים המושווים (פרשת מיפרומאל, בעמ' 12, 17):

"בית-המשפט עשוי לקבוע כי מדובר בהפרה על-אף קיומם של הבדלים שניתן להבחין בהם בנקל בהשוואת המוצרים זה לזה, אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה."

 

 (ראו גם ת"א (ת"א) 1225-02-10 אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, בפס' 15 ב'-ג' לפסק דינו של השופט בנימיני (פורסם בנבו, 11.11.2012) (להלן: "פרשת עוז")).

 

זאת ועוד, סבורני כי טענה כאמור איננה מאפשרת מצב בו במדגם מסוים יהיו מספר חידושים, כאשר משקלם, קרי, המידה בה הם בולטים לעינו של הצרכן הסביר, יהא שונה.

 

26. לפיכך, מסקנתי בעניין זה הינה כי גם מבחן החידוש תומך בעמדתה של דיזל, שכן, כאמור, רישום מדגם 51959 בפנקס מהווה ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש ואף משקלם המצרפי של חמשת האלמנטים החדשניים המוגנים במדגם 51959 והקיימים אף בג'ינס הודיס, מספיק במקרה דנן לשם חציית רף ההוכחה הנדרש בבקשת סעד זמני.

 

ג. "מבחן ההטעיה"

27. מבחן זה מהווה מבחן עזר בלבד, נוכח העובדה כי על פי לשון הפקודה לא נדרשת הוכחת הטעיה צרכנית פוטנציאלית לשם ביסוס הפרתו של מדגם. אף על פי כן, השתרש בפסיקה הנוהג לפיו כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצר המוגן והמוצר המפר, שאינו מגיע לכלל זהות מוחלטת, יש להוסיף ולבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוונטי יטעה בין שני המוצרים. בהקשר זה צוין לא אחת כי על בית המשפט לשים אל לב את העובדה שזכרונו של הצרכן איננו מושלם וכי אין הוא רוכש את המוצרים כאשר מונחים הם זה בצד זה (פרשת עוז, בפס' 15ד'; פרשת פירסט, בפס' 47; בש"א (ת"א) 26935/06 בליסניה 1982 בע"מ נ' אלבא פרזול לבניה בע"מ, פס' 3א להחלטת השופטת קרת-מאיר (פורסם בנבו,12.3.2007)).

 

28. לטענת הודיס, בשל קיומם של גורמים כגון פער במחירי המוצרים, מכירתם בחנויות שונות וכן הצמדת תוויות הנושאות שם החברה, נמנע חשש מהטעיית הצרכנים. שקלתי את טענותיה אלו של הודיס, ואולם דעתי היא כי אין בהן כדי להכריע, בשלב זה, את הכף לטובת אי מתן הסעד הזמני. אבאר כוונתי להלן.

 

ראשית, אינני סבור כי הפער במחירי המוצרים, גם אם משמעותי, מהווה מחסום כולל בפני חשש מהטעיית צרכנים. כך לדוגמא, בבש"א (ת"א) 12803/07 Crocs Inc  נ' שופר סל בע"מ (פורסם בנבו, 15.7.2007) (להלן: "פרשת קרוקס") פער המחירים בין המוצר המוגן במדגם למוצר המפר עמד על פי 10 לערך, ולמרות זאת, קבע השופט זפט כי אין בכך כדי למנוע חשש מהטעייה: (פרשת קרוקס, בפס' ט' לפסק דינו של השופט זפט)

 "נראה לי שאין בטענות המשיבה באשר למחיר הנעליים ונסיבות מכירתן כדי לאיין את החשש שציבור הלקוחות הבא בשערי סניפיה יטעה לחשוב שמדובר בנעליים מדגם Beach של Crocs או שיש קשר בין הנעליים המשווקות על ידי המשיבה לבין המבקשת. ניתן להעלות על הדעת סיבות שונות למחירי המוצרים הנמכרים על ידי המשיבה וממילא אין לשלול אפשרות שלקוחות לא ייחסו למחיר הנמוך את אשר מייחסת לו המשיבה."

 

בפרשתBuffalo  (ת"א (ת"א) 2554/01 Buffalo Boots Gmbh  נ' נעלי לוקסי 2000 - יבוא ושווק בע"מ, בפס' 3ב' לפסק דינו של השופט ישעיה (פורסם בנבו, 11.1.2004) אומנם נקבע כי פער במחירי המוצרים עשוי לשלול חשש להטעיה צרכנית, ואולם, במקרה הנדון שם, בשונה מענייננו, לא עוגנה הזכות במדגם רשום וכן שם החברה המבדל הוטבע על המוצר עצמו.

 

בפרשת ADIDAS (ע"א 563/11 Adidas Salomon A.G נ' ג'לאל, פס' 15(ב) לפסק דינה של השופטת חיות (פורסם בנבו, 27.8.2012) (להלן: "פרשת אדידס")) עליה מסתמכת הודיס בתגובתה לבקשה, נקבע אומנם כי פער המחירים והשוני בחנויות בהן משווקים המוצרים מקטין את סכנת ההטעיה של הצרכנים, ואולם פסק הדין בחן הפרתו של סימן מסחר (ולא הפרת מדגם), ובמסגרתו נקבע כי הסימן על המוצר "המחקה" איננו מעוצב באופן דומה באופן ניכר לסימן הרשום (פרשת אדידס, בפס' 13), זאת בשונה מן המקרה דנן, בו נראה לכאורה כי מרבית האלמנטים הבולטים בג'ינס הודיס דומים במידה רבה למדגם 51959 של דיזל.

 

שנית, מן התמונות והדגמים של ג'ינס הודיס אשר הוצגו בפני, התרשמתי כי התוויות הנושאות את השם הודיס - אשר עשויות לסייע בבידולו של המוצר ובהפחתת החשש מהטעיית צרכנים - אומנם קיימות, אך אינן מצויות על ג'ינס הודיס עצמו, אלא על תוויות "ניתקות" (הכוללות מידע נוסף על המוצר מלבד השם), המחוברות אל ג'ינס הודיס באופן חיצוני וארעי ואשר מעצם טיבן נועדו להסרה. זאת במובחן מתוויות שֵם קבועה, המחוברת אל המוצר עצמו (כאשר אין כך הדבר בענייננו, כפי שיפורט בהמשכם של הדברים).

 

29. מסכים אני לעמדת הודיס לפיה בבחינת השאלה האם דמיון בין שני מוצרים עשוי לעלות כדי הטעייה, יש טעם להידרש לשאלה האם השוק הרלוונטי הינו שוק רווי, זאת מאחר שקביעה לפיה אכן בשוק רווי עסקינן, עשויה במקרים מסוימים לשלול קיומו של דמיון מטעה בין המדגם הרשום לבין המוצר המפר לכאורה, על בסיס שינויים קלים שנעשו באחרון (ראו רע"א 9485/09 פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ נ' נבו ישראל (2005) בע"מ, פס' 8 להחלטתו של השופט גרוניס (פורסם בנבו, 24.8.2010)). יחד עם זאת, מדובר בטענה עובדתית בדבר צפיפותו של השוק הרלוונטי בישראל, אשר לא נתמכה בראיות, ועל כן לא ניתן בשלב זה לשלול קיומו של חשש אפשרי להטעיית צרכנים.

 

30. סיכומה של נקודה זו, שוכנעתי כי מתקיימת עילת תובענה, על בסיס קיומן של ראיות לכאורה להיותו של ג'ינס הודיס בגדר "חיקוי בולט" של מדגם 51959, כלשון סעיף 37 לפקודה. ואולם, מאחר שמדובר בבקשה לסעד זמני בלבד, במסגרתו נדרשת דיזל לעמוד ברף הוכחה נמוך יותר, אינני שולל אפשרות קביעתה של מסקנה אחרת בגדר ההליך העיקרי לאחר שתתברר התמונה הראייתית המלאה.

 (ב) מאזן הנוחות

31. דעתי היא כי מאזן הנוחות במקרה דנן נוטה לטובתה של דיזל, שכן הנזק הצפוי להיגרם לה מהמשך מכירת ג'ינס הודיס, המפר לכאורה את אחד מדגמיה הפופולאריים של דיזל, גבוה יותר מזה שעשוי להיגרם ככל שתופסק מכירתו של ג'ינס הודיס. שיקול נוסף הינו כי המוצר המפר לכאורה מצוי בתחום עיסוק "הליבה" של דיזל, קרי בענף אופנת הג'ינס, לעומת היותו אך בשולי עסקיה של הודיס (נוכח העובדה כי גם לפי גרסתה מתמקדים עסקיה באופנת בגדי פוטר ונוחות ולא בענף הג'ינס). אומנם קיומה של תחרות חופשית הינה אינטרס ציבורי רב חשיבות, אך אין מדובר באינטרס מוחלט, ויש לאזנו מול אינטרסים אחרים ואף נוגדים, במקרה זה – זכותה הקניינית של דיזל. דעתי לפיכך הינה כי כף מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני, וככל שייגרם להודיס נזק כתוצאה מכך, ניתן יהיה לפצותה על כך באמצעות סעד כספי (תא (מרכז) 17731-01-09‏ ‏ האחים בר נוי בע"מ נ' יעקב נטוביץ בע"מ, פס' 12-13 להחלטת השופט יעקב (פורסם בנבו, 6.4.2009); בש"א (י-ם) 2343/03 חברת "קליק" - CLICK  נ' רו-דן אופנה בע"מ, פס' 28 להחלטתו של השופט גל (פורסם בנבו, 11.8.2003)).

(ג) שיקולי יושר ותום לב

32. לא מצאתי ממש בטענות לפיהן אין להיעתר לבקשה למתן הסעד הזמני בשל שיקולי יושר ותום לב, ועל כן יפורטו להלן ובתמצית אך עיקר טענות אלו:

 

32.1 לא שוכנעתי כי הבקשה הוגשה בשיהוי, נוכח העובדה שעל דו"ח החקירה שהזמינה דיזל מחברת "חמל 24", בעניין ההפרה לכאורה בסניפי הודיס, מתנוסס התאריך 23.11.2014, בעוד שהבקשה לסעד הזמני הוגשה על ידה ביום 3.12.2014, דהיינו כעשרה ימים לאחר קבלת הדו"ח וכחודש וחצי לערך מהמועד בו החלה הודיס לשווק בסניפיה את ג'ינס הודיס (אמצע חודש אוקטובר 2014, כאמור בס' 19 לתגובה לבקשה).

 

32.2 כמו כן, אינני סבור כי ההגשה של העתקי המדגמים המופיעים בפנקס על ידי דיזל, בצילומים בשחור-לבן ולא בהעתקים צבעוניים עולה כדי חוסר ניקיון כפיים מצידה של דיזל. זאת נוכח החלת ההגנה הניתנת על ידי דיני המדגמים על "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט" (הגדרת "מדגם" בסעיף 2 לפקודה), כאשר נראה כי קביעה לפיה המדגם הרשום זכאי להגנה רק על הצבע המופיע בשרטוט אשר צורף לבקשה לרישומו, איננה מתיישבת עם התכלית בבסיס ההגנה האמורה – קרי, הגנה על צורת המדגם (וזאת כמובן ככל שאין מדובר בצבע העולה כדי דוגמא או קישוט) (ת"א (ת"א) 2531/05 ט.ק.אביזרי רכב בע"מ נ' אס.די.אר שריון יבוא ושיווק בע"מ, פס' 11 להחלטתה של השופטת ברון (פורסם בנבו, 16.8.2010)):

"המדגם הרשום הוא בגין הגזרה (הצורה) של הכיסויים לספסל האחורי של הרכב – מושב וגב, לפי העניין; שכן הדגש "במדגם" על פי הגדרתו בפקודה וההלכה הפסוקה הוא על הצורה. המדגם שנרשם על המוצר אינו כולל את צבע המוצר, את סוג הבד, או אם נתפר בשילוב צבעים."

 

33. מסקנתי מן האמור לעיל הינה כי דין הבקשה להתקבל ביחס להפרה לכאורה של מדגם רשום שמספרו 51959. משכך, מתייתר הצורך לדון בשלב זה בקיומה של עוולת גניבת העין.

 

34. בשולי הדברים אציין כי דיזל טענה לקיומן של עילות תביעה רבות ונוספות, ביניהן: עוולות הגזל, עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה כהגדרתן בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; עוולת התערבות בלתי הוגנת לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999; השגת גבול במיטלטלין, ועשיית עושר שלא במשפט. עם זאת, עילות אלו נטענו באופן אגבי וללא הנמקה ומשכך ממילא לא ניתן לדון בהן.

 

סוף דבר

35. ניתן בזאת צו מניעה זמני לפיו נאסר על המשיבים 1-3 ו/או על מי מטעמם כדלקמן:

         א.         להימנע מלעשות כל שימוש לרבות : ייבוא, ייצור, שיווק, מכירה, הפצה, הצעה והצגה למכירה ו/או כל דיספוזיציה אחרת שהיא ,פרסום, לרבות פרסום ברשת האינטרנט, בעיצובי מכנסיים מושא המדגם הרשום שמספרו 51959 ו/או הדומים לו ו/או המהווים חיקוי בולט שלו ו/או של מוצרים הנחזים דומים עד כדי הטעייה למוצרי המבקשות, או הנחזים להיות חיקוי של מוצרי המבקשות או הנחזים כקשורים למוצר של המבקשות או אל המבקשות באופן כלשהו (להלן: "המוצרים המפרים לכאורה"(.

 

          ב.         לאסוף את כל המוצרים המפרים לכאורה אשר נמסרו להפצה לחנויות, לספקים, לגורמים שלישיים, למשווקים למיניהם ו/או המופצים ישירות על ידי המשיבים 1-3 או מי מהם, או מטעמם.

 

צו זה יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין בהליך העיקרי, כפוף להפקדת סכום מזומן או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה בסך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט, לפיצוי כל נזק שיגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, וזאת בנוסף לכתב ההתחייבות העצמית שהופקד בתיק ואשר ימשיך לעמוד בתוקפו,

 

המשיבים ישלמו הוצאות המבקשות בהליך זה בסך של 20,000 ש"ח.

 

המזכירות מתבקשת להמציא עותק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

 

ניתנה היום,  י"ג שבט תשע"ה, 02 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

 

יעקב שפסר

 

 

 

 

 

 

 

 



חזרה >>>











מי אנחנו | אודות המשרד | קניין רוחני | ספרים | מאמרים | גלרייה | צור קשר
פטנטים | סימני מסחר | מפת אתר


©Copyright 2009
SEO by www.wsiseo.co.il
Created and maintained by WSI
This site is optimized for Netscape 4.0 and Internet Explorer 5.0 or higher. Please download an updated version.