בשם המבקשת:                      עו"ד איתן שאולסקי; עו"ד ענבל נבות-אייזנטל

בשם המשיב 1:                      עו"ד עמיר פרידמן; עו"ד ישראל שדה

בשם המשיבה 2:                    עו"ד עמנואל לינדר

 

 

 

 

 

1.             לפניי עתירה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון ב-ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G. נ' יאסין (27.8.2012) (להלן: פסק הדין). פסק הדין ניתן על ידי השופטת א' חיות, בהסכמת השופט א' רובינשטיין ובהסכמה, למעט בסוגיה אחת עליה אעמוד להלן, של המשנה לנשיא (בדימוס) א' ריבלין. פסק הדין דן בשימוש שעשה המשיב בסימן אשר דומה, אך לא זהה, לסימן מסחר רשום שבבעלות המבקשת, ובית המשפט דחה במסגרתו את טענות המבקשת בדבר הפרת סימני מסחר, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט.

 

 

 

 

הרקע וההליכים

 

2.             המבקשת, חברת ADIDAS SALOMON A.G. (להלן: אדידס), היא חברה הפועלת בתחום מוצרי הספורט, ההנעלה וההלבשה, והיא בעלת סימני מסחר רבים בישראל ובעולם. במוקד ענייננו עומדים סימני מסחר של אדידס הרשומים בישראל, ובכללם סימן בעל שלושה פסים מקבילים ואלכסוניים המוטבע על צידן של נעלי ספורט, נעליים פשוטות ונוחות, נעלי אתלטיקה ונעלי יום-יום (להלן גם: סימן שלושת הפסים).

 

3.             המשיב, העוסק בייבוא נעליים לשטחי הרשות הפלסטינית, ביקש בשנת 2005 לייבא מסין נעליים הנושאות עליהן את השם "SYDNEY", שעל צידן ארבעה פסים מקבילים ואלכסוניים. אולם, עם הגעת משלוח הנעליים לנמל אשדוד, הודיעה רשות המכס והמע"מ (להלן: רשות המכס) לאדידס שהיא מעכבת את המשלוח, משום שעל פי חזות הנעליים המשיב מפר לכאורה זכויות קניין רוחני הנתונות למבקשת. אדידס סברה שאכן יש בנעלי המשיב משום הפרה של סימן המסחר שלה, והגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בה עתרה לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיב לעשות שימוש, ללא הרשאה, בנעליים הנושאות את סימן המסחר שלה. אדידס אף עתרה לצו המורה על השמדת נעלי המשיב וכן לקבלת סעדים של פיצויים ומתן חשבונות.

 

4.             בית המשפט המחוזי דחה את תביעתה של אדידס (ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2177/05 אדידס נ' יאסין (13.12.2010)), וקבע כי רשות המכס תעביר את הנעליים למשיב, שרשאי למכור אותן. נקבע כי בעצם השימוש בארבעה פסים מקבילים אלכסוניים בצידי הנעליים, בהיעדר כל סימן או סממן אחר הדומה לאלה של אדידס, אין משום הפרת סימן שלושת הפסים. בית המשפט המחוזי אף דחה את טענת אדידס לפיה ייבוא נעלי המשיב מהווה עוולה של גניבת עין, וכן את טענתה כי המשיב התעשר שלא כדין על חשבונה. בהקשר זה ציין בית המשפט המחוזי כי אין זה המקרה המתאים ליישם את "הפתח הצר" לביסוס עילה שבעשיית עושר ולא במשפט, מקום שבו לא הופרו דיני הקניין הרוחני, בהתאם להלכה שנקבעה ב-רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.י.ר.). לבסוף, בית המשפט המחוזי דחה את טענותיה של אדידס בעניין גזל מוניטין ודילול מוניטין.

 

5.             על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ערערה אדידס לבית משפט זה.

lawdata - דטהחוק

פסק הדין של בית המשפט העליון

 

6.             בית משפט זה דחה את ערעורה של אדידס. הערעור נדחה פה אחד, למעט בשאלת קיומה של עילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט – עניין שנדחה ברוב דעות, כפי שיפורט בהמשך. פסק הדין העיקרי נכתב על ידי השופטת חיות, אשר דחתה את ערעורה של אדידס, על כל טענותיו, וקבעה שזו אינה זכאית לסעדים בגין השימוש של המשיב בסימן של ארבעה פסים מקבילים ואלכסוניים.

 

7.             השופטת חיות דנה באופן נרחב בשאלה האם הופר סימן המסחר הרשום של אדידס, בשל שימוש בדוגמה של ארבעה פסים בנעלי המשיב. היא בחנה את שאלת קיומו של "דמיון מטעה", לפי סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: פקודת סימני מסחר), בין סימן המסחר של אדידס ובין נעלי המשיב, והחילה לשם כך את "המבחן המשולש" שנקבע בפסיקה: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. השופטת חיות ציינה כי אופן יישומם של המבחנים משתנה ממקרה למקרה ומושפע מאופיו המבחין של הסימן הרשום ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי. באשר לאופיו המבחין של הסימן, עמדה השופטת חיות על ההבדל בין אופי מבחין "מולד" של סימן, שמתייחס לאפשרות הבידול בין הטובין של בעל הסימן ובין טובין אחרים כבר מיום היווצרות הסימן, לבין אופי מבחין של סימן שאינו "מולד" אלא נרכש עם הזמן. לענייננו, ציינה השופטת חיות כי בניגוד לאופיו המבחין הנרכש של סימן שלושת הפסים, אופיו המולד הוא חלש, וכי יש בכך כדי להשפיע על יישום המבחן המשולש. בהקשר זה, הזכירה השופטת חיות כי על פי ההלכה הפסוקה, בבואנו לבחון דמיון מטעה על פי דיני סימני המסחר, יש להתמקד בסימנים עצמם (בניגוד לעילת גניבת עין, בה יש לבחון את מכלול מעשיו של המפר). עם זאת, השופטת חיות קבעה כי במקרה זה לא ניתן לבחון את הסימנים באופן המנותק לחלוטין מן הטובין שעליהם הם מוטבעים. היא הדגישה כי מדובר בסימנים חזותיים, שקשה יותר להפרידם מהמוצרים עליהם הם מצויים, לעומת סימנים מילוליים. אשר על כן, כך קבעה, יש להתאים את אופן היישום ההולם של מבחני ההפרה לנסיבות הייחודיות של העניין הנדון ולבחון את הנעל בכללותה.

 

8.             באשר למבחן המראה והצליל, קבעה השופטת חיות כי קיים שוני ברור בין נעלי המשיב לנעליה של המבקשת, הנובע מכך שעל נעלי המשיב מופיעים ארבעה פסים ולא שלושה. גם הופעת השם "SYDNEY", אשר אינו דומה לשם "אדידס" בעיצוב או בצליל, במקומות בולטים בנעל, מסירה במידה רבה מאד את החשש מפני הטעיית ציבור הצרכנים.

 

9.             בעניין מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, קבעה השופטת חיות כי נעלי אדידס משווקות כמותג מצליח במחירים בינוניים ומעלה בחנויותיה ובחנויות מובחרות ברחבי הארץ, בעוד שנעלי המשיב מיועדות לשיווק במחירים נמוכים ובעיקר בדוכנים שבשווקים. נקבע שאין זה סביר שצרכן המעוניין לרכוש נעל פשוטה וזולה יטעה לחשוב כי נעלים הנמכרות בשוק במחיר נמוך הן נעליה של אדידס. צרכן המעוניין לרכוש נעל באיכות גבוהה מחברה בעלת מוניטין, המוכן לשלם מחיר בהתאם, יבדוק – כך נקבע – את הנעל טרם הקניה. לא הוצגו נסיבות נוספות במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין. נוכח האמור, נקבע כי לא קמה לאדידס עילת הפרת סימן מסחר.

 

10.         באשר לעילה של גניבת עין, פסקה השופטת חיות כי אף לפי המבחנים של עילה זו, הקובעים כי יש לבחון את מכלול המעשים של המפר, לא קיים חשש להטעיה.

 

11.         גם עילת דילול המוניטין לה טענה אדידס נדחתה. בהקשר זה ציינה השופטת חיות, כי הדוקטרינה של דילול מוניטין אמנם לא דורשת הוכחה של חשש להטעיה, אולם בהיעדר הטעיה כלשהי, לדעתה יהיה זה ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין רק במקרים חריגים שבהם היעדר ההטעיה נבע, למשל, מכך שהמוצר שייך ל"הגדר", או "משפחה מסחרית", שונה לחלוטין. כך, קבעה השופטת חיות כי "נוכח הקביעה כי לא הוכח שהצרכן הממוצע יוטעה לחשוב שנעלי המשיב הן מתוצרת אדידס, לא מתעורר חשש שהצרכן יקשר בין איכות נעלי המשיב ובין חברת אדידס, וממילא לא קמה בענייננו עילת הדילול". בהקשר זה אף ציינה כי בהיעדר חשש להטעיה, אין מקום לטענותיה של אדידס בעניין גזל המוניטין או פגיעה בו.

 

12.         בדחיית הטענה של אדידס לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט , קבעה השופטת חיות כי אין זה המקרה המתאים להכריע בשאלה שהושארה בצריך עיון בעניין א.ש.י.ר., והיא האם יש לאפשר לתובע להעלות טענות חלופיות מדיני עשיית עושר ולא במשפט, בנסיבות שבהן ניתן, עקרונית, לטעון טענות לפי דיני הקניין הרוחני, מקום שבו לא התקיימו היסודות המצדיקים מתן הגנה בהתאם לדיני הקניין הרוחני ולא קמה עילה של גניבת עין. כך, מבלי להכריע בשאלה זו, קבעה השופטת חיות (בפסקה 21 לפסק דינה) כי "גם אם נניח לצורך הדיון כי דחיית טענה בדבר הפרתו של סימן מסחר רשום אינה שוללת מניה וביה עילה חלופית בעשיית עושר, דומה כי אין מי שיחלוק על כך שדחייה זו נושאת משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת התקיימותם של יסודות העילה החלופית, בייחוד בהינתן הממצא בדבר היעדר הטעיה".

 

13.         השופט רובינשטיין הצטרף כאמור לעמדתה של השופטת חיות, והסכים כי בעניין מושא הבקשה יש לבחון את הנעל כמכלול לשם ההכרעה האם קיים דמיון מטעה על פי דיני סימני המסחר. השופט רובינשטיין אף עמד על ההבדלים – בעיצוב, במחיר וכנראה בציבור הלקוחות – בין נעלי המשיב לבין נעליה של אדידס, ומשכך סבר כי אין חשש להטעיה. בהקשר זה ציין השופט רובינשטיין כי יש להיזהר בהקניית בלעדיות גמורה לאדידס בשימוש בפסים על צידי פרטי ביגוד. לבסוף, הדגיש השופט רובינשטיין כי עניין א.ש.י.ר. עסק במקרה שבו קצרה ידם של דיני הקניין הרוחני, "לא בגלל המהות אלא כיון שלא היה רישום, ועל כן ניתנה הגנה מסוימת לפי דיני עשיית עושר" (פסקה ה' לפסק דינו), וכן קבע כי לדעתו "בסופו של יום המענה בתחום סימני המסחר הוא האמור ככלל לספק את התשובה, בלא שאנעל דלת לפיתוח משפטי עתידי תלוי נסיבות" (שם).

 

14.         המשנה לנשיא (בדימוס), השופט ריבלין, הסכים לקביעותיה של השופטת חיות לגבי העילות לפי דיני הקניין הרוחני, אולם סבר, בדעת מיעוט, שיש לקבל את ערעורה של אדידס בכל הנוגע לעילה בדיני עשיית עושר ולא במשפט. לגישתו, לפי אמות המידה שנקבעו בעניין א.ש.י.ר., ראוי להכיר במקרה הנדון בקיומה של עילה בעשיית עושר ולא במשפט. לדעתו, הסוגיה המתעוררת בפרשה שבנדון היא סוגיית רכישת חיקויים על ידי הצרכן מתוך כוונה ולא מתוך טעות. על כן, לגישתו, ראוי להכיר בנסיבות העניין בעילת עשיית עושר ולא במשפט משום שדיני סימני המסחר אינם יוצרים הסדר שלילי באותה סוגיה, וכן משום שקמה לאדידס זכות לפי "הדין הפנימי" של עשיית עושר. לדבריו, "דומני כי הגיעה העת, לאחר שנקבעה ההלכה בענין אשיר, כי יעניק הדין הישראלי סעד מפני חיקוי, למצער ככל שהמדובר בחיקוי של סימן מסחר רשום, שכל מטרתו להיבנות ממוניטין של אחר – כאשר האחרון אף דאג לרישום כדין של הסימן הנושא את המוניטין" (פסקה 6 לפסק דינו).

 

           על פסק דין זה הוגשה העתירה לקיום דיון נוסף שלפניי.

 

העתירה לקיום דיון נוסף

 

15.         אדידס מבקשת לקיים דיון נוסף בשלוש מהעילות שנדונו בפסק הדין – הפרת סימן מסחר, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט:

 

           לעניין העילה של הפרת סימן מסחר, טוענת אדידס שהקביעה כי לא ניתן לבחון את הסימנים – בענייננו, ארבעת הפסים שעל נעלי המשיב וסימן שלושת הפסים של אדידס – במנותק לחלוטין מהטובין שעליהם הם מוטבעים, לצורך בחינת קיומו של "דמיון מטעה" לסימן חזותי (במובחן מסימן מילולי) היא הלכה חדשה העומדת בסתירה להלכה הקודמת. לטענתה, קביעה זו אף יוצרת א-סימטריה בין סימני מסחר "מילוליים" ו"חזותיים", כאשר הקושי להבחין בין סוגי הסימנים מוביל לעמימות, לבלבול ולחוסר וודאות.

          

           טענת אדידס באשר לדוקטרינה של דילול מוניטין היא כי נקבעה הלכה חדשה בקביעתה של השופטת חיות לפיה על אף שעילת דילול המוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים, רק במקרים חריגים יהיה זה ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין כאשר לא הייתה הטעיה כלל. זאת, למשל, כשהיעדר ההטעיה על פי דיני סימני המסחר נובע מהשתייכות המוצר להגדר שונה לחלוטין. המבקשת טוענת כי ההבחנה בין מוצרים השייכים לאותו הגדר ולמוצרים שאינם שייכים לאותו הגדר, וכן הקביעה כי רק במקרים יוצאי דופן יהיה ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין על אף שלא הייתה הטעייה, הן הלכות חדשות, אשר מובילות לתוצאה בלתי סבירה לפיה מוצרים יקבלו הגנה פחותה כלפי מוצרים מאותו הגדר.

 

           עוד טוענת אדידס כי ראוי לקיים דיון נוסף בשאלת התחולה של עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. לדבריה, ראוי כי בית המשפט יידרש לשאלה שהועלתה בעניין א.ש.י.ר., והיא השאלה אם דיני הקניין הרוחני יוצרים הסדר שלילי או שמא זכאי נפגע לתבוע סעדים על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט אף כשקמה לו עילה לפי דיני הקניין הרוחני. אדידס מבססת את בקשתה גם על קביעת השופטת חיות לפיה גם אם דחיית העילה מכוח דיני סימני המסחר אינה שוללת את האפשרות לתבוע על פי דיני עשיית עושר, לדחייה שכזו יש משקל משמעותי לצורך בחינת התקיימת עילת עשיית עושר, ובפרט כאשר נמצא כי לא הייתה הטעיה. לטענתה של אדידס, יש צורך בדיון נוסף כדי לבחון את המשקל שיש לתת לממצא של היעדר הטעיה ואת ההשלכות של קביעה זו. אדידס אף מבקשת בהקשר זה להסתמך על קביעתו של המשנה לנשיא (בדימוס) ריבלין בדעת המיעוט, לפיה התקיים במקרה הנדון דמיון מטעה, אלא שההטעיה היא לא כלפי הצרכן אלא כלפי צדדים שלישיים שמולם נחזה הצרכן כמי שרכש את המוצר המקורי, וטוענת כי אף קביעה זו מצריכה דיון נוסף.

 

16.         המשיב סומך את ידו על פסק הדין. הוא טוען כי קביעת השופטת חיות באשר לבחינת הסימנים תוך בחינת הנעל כמכלול, לצורך ההכרעה בשאלה אם מתקיים דמיון מטעה, מחדדת ומיישמת את ההלכות הקיימות ביחס להיקף ההגנה המוענקת לסימן מסחר שאופיו המבחין המולד הוא חלש. באשר לדילול מוניטין, טוען המשיב כי החלשה של מוניטין יכולה להתקיים בהיעדר הטעיה כשהמדובר, שלא כמו במקרה הנדון, בסימני מסחר שאופיים המבחין המולד הוא חזק וזכאים על כן להגנה רחבה. לבסוף, טוען המשיב כי צדקו שופטי דעת הרוב, בקובעם כי אין זה המקרה להחיל את ההגנה של דיני עשיית עושר ולא במשפט שנקבעה בעניין א.ש.י.ר..

 

ההכרעה

 

17.         לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה החלטתי לדחות את הבקשה לקיום דיון נוסף בנוגע לכל אחת משלוש העילות להן טענה המבקשת. לפי סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), מטרתו של דיון נוסף היא לדון בנושאים בעלי חשיבות משפטית, במקרים בהם הלכה של בית המשפט העליון סותרת הלכה קודמת שלו, או במקרים בהם "החידוש, החשיבות או הקושי בהלכה שנקבעה הם מהותיים ומשמעותיים באופן כזה המצדיק דיון נוסף באותה הלכה" (דנ"א 956/12 מוסקוביץ' נ' בית חולים ברזילי (26.2.2012)). יתרה מזאת, אף כשמתקיימים התנאים המנויים בסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט, לשופט עדיין נתון שיקול דעת לקבוע אם יש מקום לדיון נוסף (ראו: דנ"א 5136/12 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (4.9.2012)).

 

18.         לא מצאתי מקום לקיים דיון נוסף באשר לקביעת בית המשפט כי ראוי לבחון במקרה הנדון את שאלת הדמיון של סימן חזותי תוך בחינת המוצר כמכלול. אכן, כבר נפסק כי יש להבחין בין יישום מבחן הדמיון המטעה בעילת הפרת סימן מסחר לבין יישומו בעילת גניבת עין, אולם הפסיקה הקודמת לא שללה את בחינתו של המוצר בכללותו במקרים המתאימים. כך, ב-רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313 (1997), שהוזכר על ידי השופטת חיות, קבעה השופטת ט' שטרסברג-כהן כי:

 

"מושא הבדיקה בהפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין הוא שונה: בהפרת סימן מסחר, בודקים אם הסימן שלגביו נטען שהשימוש בו מפר סימן מסחר רשום, דומה באופן מטעה לסימן הרשום. ואילו בגניבת עין בודקים אם מכלול מעשי הנתבע הוא מטעה או מבלבל לאור המוניטין של התובע במוצר [...] כאשר מדובר בתביעה על הפרת סימן מסחר יש לבחון את הסימן של הנתבע בהתחשב באופן שבו הוא מופיע בשימוש על המוצר בפועל (קרלי, שם [4], בעמ' 271-272). יש לבחון את צורת הופעתו על-גבי המוצר, את צורת האותיות ואת גודלן. יש להתחשב גם בצבעו של הסימן [...]" (ההדגשות הוספו – מ"נ).

 

           עוד יוזכר רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 451-450 (2003) (להלן: עניין טעם טבע), המוזכר אף הוא בפסק הדין מושא הבקשה שלפניי, שם נקבע:

 

"על-אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין, קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים. ההבדל נעוץ במושא הבדיקה: בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם. כלומר, בתביעת הפרה יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסוימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם" (ההדגשות הוספו – מ"נ).

 

19.         כך, ההלכות הקודמות לא קבעו קביעה קטגורית לפיה אסור לבחון את המוצר כמכלול, אלא הדגישו כי יש לתת משקל רב לסימני המסחר עצמם. אציין כי אין בדבריו של השופט גרוניס ב-רע"א 3581/05 שהנעל מתאימה בע"מ נ' ADIDAS-SALOMON A.G. (7.7.2005) (להלן: עניין שהנעל מתאימה) בדבר הצורך להשוות בין הסימנים ולא בין המוצרים כדי לשנות ממסקנתי. אמירה זו בעניין שהנעל מתאימה, שניתנה בדן יחיד ועסקה בשאלה של דמיון לכאורי לצרכי סעד זמני (וראו פסקה 14 לפסק דינה של השופטת חיות), מסתמכת על אותה הלכה שנקבעה בעניין טעם טבע, והרי כאמור לעיל, עניין טעם טבע לא שלל את האפשרות לבחון את המוצר בכללותו. השופטת חיות אף אינה קובעת כי כך ראוי ככלל לבחון קיומה של עוולת הפרת סימן מסחר, אלא היא קובעת כי "בענייננו, נראה לי עם זאת כי לא ניתן לבחון את הסימנים [...] באופן המנותק לחלוטין מן הטובין שעליהם הם מוטבעים [...] על כן יש להתאים את אופן היישום ההולם של מבחני ההפרה לנסיבותיו הייחודיות של העניין הנדון..." (פסקה 14; ההדגשה הוספה – מ"נ). במקרה זה, מדגישה השופטת חיות, לא ניתן להפריד בין הסימן לבין הנעלים עליהן הוא מצוי. הגם שנפסק כי במקרה בו מדובר בסימן ויזואלי יש קושי בהפרדה בין הסימן לבין המוצר עליו הוא מוטבע, הרי שקביעה זו תפורש בהתאם למקרה המסוים ונסיבותיו.

 

20.         מוכנה אני להניח לטובת אדידס כי קביעה זו של השופטת חיות בדבר בחינת המוצר כמכלול היא אכן חידוש במשפט הישראלי. קביעה זו, כך אדגיש, הייתה מקובלת על כל חברי ההרכב. הקביעה אינה עומדת בסתירה להלכה הקודמת שיצאה מבית משפט זה, אלא מהווה פיתוח של ההלכה הקודמת, ומתבססת על המבחן המשולש המקובל בפסיקה (ראו, למשל: עניין טעם טבע, פסקה 13). והרי כידוע, לא כל פיתוח של ההלכה מצדיק לקיים דיון נוסף. כפי שקבעה הנשיאה ביניש: "[...] נוכח העובדה שההליך של דיון נוסף בפסק דין של בית המשפט העליון הוא הליך נדיר וייחודי, שנועד לבחון הלכות בעלות משמעות ציבורית או משפטית רחבה, ברי כי לא כל פיתוח של ההלכה מצדיק את קיום ההליך" (דנ"א 7624/07 אליהו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית-אתא (11.5.2008)).

 

21.         אוסיף, כפי שאף צוין בפסק הדין מושא הבקשה, כי ניתן למצוא במשפט משווה תמיכה לגישה לפיה יש לבחון סימן דומה על רקע המוצר כולו (ראו, למשל: Entrepreneur Media, Inc., v. Smith, 279 F.3d 1135, 1144 (9^th Cir. 2002); Streetwise Maps, Inc. v. Van Dam, Inc., 159 F.3d 739, 744 (2d Cir. 1998); Sketchers U.S.A., Inc. v. Vans, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 88635 (Central District of California)).

 

22.         יודגש, כי גם לאחר הפיתוח של ההלכה בעניין בחינת הסימן על רקע המוצר עליו הוא מוטבע, כפי שנקבע בפסק הדין, עדיין נותרה על כנה ההבחנה בין המבחנים השונים לקביעת דמיון מטעה על פי דיני סימני המסחר (לפיהם בוחנים רק את סימן המסחר, לעיתים תוך בחינתו על רקע המוצר עליו הוא מופיע), לבין דיני גניבת עין (אשר לפיהם בוחנים את מכלול מעשיו של המפר ולא רק את הסימן והמוצר שעליו הוא נמצא) (ראו: ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פסקה 25 לפסק דינו של השופט י' עמית (30.5.2013) (להלן: עניין אנג'ל)). נוכח כל האמור, אינני רואה מקום להורות על דיון נוסף בסוגיה זו.

 

23.         דין הבקשה לקיים דיון נוסף לגבי הדוקטרינה של דילול מוניטין להידחות אף היא. גם בסוגיה זו קביעת בית המשפט, כי רק במקרים חריגים יהיה זה ראוי להכיר בעילה של דילול מוניטין כאשר לא הייתה הטעיה, היא פיתוח הלכתי שאינו מצדיק דיון נוסף. בית המשפט חזר על ההלכה לפיה לא נדרשת הטעיה כדי לקבוע שהתקיים דילול, אך פסק כי בדרך כלל יקבע שיש דילול מקום בו ימצא כי הייתה הטעיה. קביעה זו אינה קביעה חדשה, ואף בפסקי הדין אליהם מפנים המבקשים נקבע כי האפשרות להטעיית הצרכן היא פרמטר חשוב שיש להביא בחשבון במסגרת בחינת דילול המוניטין (ראו, למשל: ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, פסקה 24 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר (23.8.2006); וראו גם את ביקורתו של המלומד McCarthy בהקשר זה: J. Thomas McCarthy, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, 94(6) The Trademark Reporter 1163, 1180 (2004)).

 

24.         האבחנה בין מקרים בהם מדובר במוצרים המשתייכים לאותו הגדר, לבין מקרים בהם מדובר במוצרים השייכים להגדרים שונים, ניתנה כדוגמה למצב שבו הטעיה לא תהווה פרמטר לבחינת דילול המוניטין. כיוון שכך, הרי שאין באבחנה זו כדי להשפיע על תוצאת פסק הדין ואין להורות על דיון נוסף בשאלה זו (ראו והשוו: דנ"א 1068/00 לישיצקי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 8 להחלטת הנשיא א' ברק (14.5.2000); דנ"א 406/04 הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ירושלים נ' עמותת תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים, פסקה 5 לפסק דינה של השופטת ד' ביניש (28.11.2014); יואל זוסמן סדר הדין האזרחי 876 (מהדורה שביעית, 1995)).

 

25.         לבסוף, יש לבחון את טענת אדידס באשר לעילה של עשיית עושר ולא במשפט. בפסק הדין מושא העתירה שלפניי לא נקבעה כל הלכה באשר לשאלה "האם מקום שבו נקבע כי לא התקיימו היסודות המצדיקים מתן הגנה לבעל הסימן על פי דיני הקניין הרוחני ועוד נקבע כי לא קמה בנסיבות העניין עילה של גניבת עין, יש לאפשר לתובע להעלות כעילה חלופית טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט" (פסקה 21 לפסק דינה של השופטת חיות). השופטת חיות ציינה שבית משפט זה כבר סבר בעבר כי בנסיבות כאלה אין מקום לסעד על פי עילה חלופית הנסמכת על חוק עשיית עושר ולא במשפט (שם; וראו: ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 877 (2004) (להלן: עניין אבסולוט שוז); ע"א 945/06 General Mills Inc. נ' משובח תעשיות מזון בע"מ (1.10.2009)), אולם היא לא הכריעה בשאלה שהושארה בצריך עיון בעניין א.ש.י.ר. כך, קבעה השופטת חיות כי גם אם תניח לצורך הדיון כי "דחיית טענה בדבר הפרתו של סימן מסחר רשום אינה שוללת מניה וביה עילה חלופית בעשיית עושר, אין מי שיחלוק על כך שדחייה זו נושאת משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת התקיימותם של יסודות העילה החלופית, בייחוד בהינתן הממצא בדבר היעדר הטעיה" (פסקה 21 לפסק דינה; ההדגשות הוספו – מ"נ). לבסוף, קבעה השופטת חיות, כי נתוניו הקונקרטיים של המקרה שלפניה מאפשרים לאבחנו בנקל מהמקרים שנדונו במסגרת עניין א.ש.י.ר.

 

26.         גם מדבריו של השופט רובינשטיין עולה כי לא נקבעה הלכה חדשה בשאלה שלא הוכרעה בעניין א.ש.י.ר. השופט רובינשטיין התייחס בפסק דינו לדברים שכתב בעניין אבסולוט שוז, בציינו כי:

 

"איני בטוח שעילת עשיית עושר ולא במשפט יכולה להשלים את דיני הקניין הרוחני במקום שבהם אינם חלים מטעם פנימי מהותי, ולא רק מטעם חיצוני דיוני, כשלא היה רישום – כמו באשיר [...] בסופו של יום המענה בתחום סימני המסחר הוא האמור ככלל לספק את התשובה, בלא שאנעל דלת לפיתוח משפטי עתידי תלוי נסיבות" (פסקה ה' לפסק דינו; ההדגשה הוספה – מ"נ).

 

(וראו בהקשר זה: ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ (25.6.2007); עניין אנג'ל, פסקה 52 לפסק דינו של השופט י' עמית)).

 

27.         אשר על כן, הגעתי לכלל מסקנה כי לא מתקיימים התנאים לקיום דיון נוסף הקבועים בסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט. העתירה נדחית. אדידס תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח.

          

           ניתנה היום, ‏א' באלול התשע"ד (‏27.8.2014).

 

מ' נאור

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   12066580_C02.doc   גא

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il