השופט א' רובינשטיין:

 

"שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" (משנה בבא מציעא, א, א).

 

א.        לבניית 'אשל' – מה מעמדו של שמה בגדרי סימני המסחר; על כך נטושה המחלוקת בתיק זה. ערעור לפי תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח-1987 על החלטת הפוסק בקניין רוחני (כתארו אז) י' אקסלרד (להלן הפוסק) מיום 28.7.04, שניתנה במסגרת הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן הפקודה).

 

רקע

 

ב.        (1) בשנת 1958 החלה המשיבה, חברת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, לייצר לבניה – תוצרת חלב ניגרת המכילה 4.5% שומן –  בשם 'אשל'. בשנת 1962 החלה המערערת, מחלבות יטבתה בע"מ, בקיבוץ יטבתה שבערבה הדרומית, לייצר מוצר דומה, שכונה אף הוא בשם 'אשל'. במשך עשרות שנים שיווקה המערערת את מוצריה באזור הדרום בלבד, באמצעות המשיבה. בשנת 1987 נחתם הסכם הפצה בין הצדדים, שהסדיר מערכת יחסים זו (להלן הסכם ההפצה). בשנת 1998 פסק שיתוף הפעולה בין השתיים נוכח רכישתה של המערערת על ידי 'מחלבות שטראוס'.

 

           (2) ביום 12.11.97 פנתה המשיבה ללשכת סימני המסחר בבקשה לרישום סימן המסחר 'אשל' (115880). ביום 15.4.98 הגישה המערערת בקשה לרישום סימן מסחר (119134). סימן המסחר שרישומו התבקש הוא 'אשל יטבתה'. נוכח הדמיון בין שני הסימנים הופנו הצדדים להליך לפי סעיף 29 לפקודה, העוסק ב"בקשות מתחרות לסימנים זהים".

 

           (3) המשיבה טענה, כי קהל הצרכנים מזהה את הסימן 'אשל' עם המוצר של תנובה; כי השימוש שעושה המערערת בסימן – מטעה; כי בקשתה קודמת לבקשתה של המערערת; כי היא אישרה למערערת שימוש מוגבל בסימן, וכי בתום שיתוף הפעולה אבדו למערערת זכויות השימוש בסימן המסחר. לטענתה, עובדה זו אף באה לידי ביטוי בהסכם ההפצה; עוד נטען, כי הסימן 'אשל' אינו שם גנרי, המותר לשימוש הכלל, כי אם שם מסחרי; כי הסימן 'אשל' של תנובה הוא "סימן מפורסם" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה; וכי טענות המערערת נועדו לאפשר לחברת 'שטראוס' להשתמש בסימן של המשיבה. נוכח האמור נטען, כי יש לרשום על שמה את הסימן 'אשל' ובכך להגן על המוניטין שבנתה לעצמה במשך עשרות שנים.

 

           (4) מנגד טענה המערערת, כי למועדי הגשת הבקשות אין משמעות מכרעת; כי הסימן 'אשל' אינו מזוהה עם המשיבה דווקא, אלא נתפס בציבור כסוג של מוצר חלב מוחמץ וכי הוא גנרי; כי היא עושה שימוש בסימן מזה כארבעים שנה מבלי שנתבקשה רשות מן המשיבה ומבלי שזו הביעה התנגדות; כי היא לא ניסתה ליהנות מהמוניטין של תנובה, וכי קיים שוני מובהק בין שני הסימנים. נוכח האמור נטען, כי יש לרשום את הסימן על שם המערערת או לרשום את שני הסימנים במקביל. לחלופין נטען, כי יש להשאיר את השם 'אשל' בנחלת הכלל.

 

החלטת הפוסק

 

ג.        בפתח החלטתו נדרש הפוסק לשאלה האם יש לקיים דיון חדש בתיק. זאת, נוכח העובדה כי רשם סימני המסחר ששמע את הצדדים התחלף בטרם ניתנה ההחלטה. נקבע, כי המקרה דנן בא בקהלם של המקרים, בהם אפשר שההחלטה תינתן על ידי המותב שלא שמע את העדויות בתיק.

 

           עוד נקבע, כי בגדרי ההליך לפי סעיף 29 לפקודה קיימת הסמכות לדון בשאלה המקדימה שעניינה כשירותם של הסימנים לרישום. לפיכך בחן הפוסק את השאלה האם הסימנים נושאים אופי מבחין, קרי האם יש בסימנים "כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים" (סעיף 8 לפקודה).  בנדוננו נבדק, "האם הסימן 'אשל' הינו בעל אופי מבחין לגבי מוצרי ניגרת חלב" או שמא "במהלך השנים איבד הסימן את אופיו המבחין והפך להיות שם גנרי". נקבע, כי כאשר החלה המשיבה את השימוש בסימן 'אשל', בשנת 1958 כאמור, לא היה לו קשר כלשהו למהות הטובין הרלבנטיים, וכי לא הוצגו ראיות אשר יש בהן כדי להוביל למסקנה לפיה הפכה המילה 'אשל' למילה גנרית. צוין, כי טענתה של המערערת לפיה הסימן 'אשל' הוא גנרי, אינה עולה בקנה אחד עם בקשתה לרישום הסימן על שמה.

 

           בשלב זה עבר הפוסק המלומד לדון במבחנים לקביעת העדיפות בהליך לפי סעיף 29 לפקודה. אשר למבחן תאריכי הגשתן של הבקשות לרישום: נקבע, כי למבחן זה משקל מועט במיוחד, קל וחומר נוכח העובדה כי שני הצדדים עשו שימוש בסימן טרם הגשת הבקשות. אשר למבחן מידת השימוש בסימנים: נקבע, כי בתקופה שקדמה להגשת הבקשות, עשתה המשיבה שימוש בסימן 'אשל' במשך 40 שנה בהיקף משמעותי ביותר, ואילו המערערת עשתה שימוש מצומצם בסימן באמצעות מערך השיווק של המשיבה. הוטעם, כי הגורם הקובע למבחן זה הוא אופי השימוש ולא משכו. כן נתקבלה טענת המשיבה, לפיה בתום שיתוף הפעולה אבדו למערערת זכויות השימוש בסימן המסחר, וכי הדבר אף נלמד מסעיף ז2 להסכם ההפצה (ראו להלן). אשר לשימוש על-ידי המערערת בסימן בתקופה המאוחרת להגשת הבקשות: נקבע, כי השימוש שעשתה המערערת בסימן בתקופה זו נעשה בניגוד לאמור בהסכם ההפצה ובחוסר תום לב, ולפיכך אינו יכול להעניק לה יתרון. אשר למבחן תום הלב: נקבע, כי בפעילותה של המערערת בניגוד להסכם ההפצה ובהגשת הבקשה לרישום הסימן שעה שהוא היה שייך למשיבה – לא ניתן לראות משום התנהגות מסחרית ישרה והגונה, והן מהוות חוסר תום לב.

 

           נקבע, כי "לאור יישום המבחנים לקביעת העדיפות בין בקשות מתחרות, עולה כי על פי שלושת המבחנים – תאריך הגשת הבקשה, אופן השימוש בסימן ומבחן תום הלב, ידה של תנובה על העליונה".

 

           כן נדחתה טענת המערערת, כי נוכח הנסיבות המיוחדות של העניין, יש לרשום את שני הסימנים במקביל בהתאם לסעיף 30 לפקודה. נקבע, כי הואיל וקיימת סכנת הטעייה אין מקום לרישום מקביל של סימני המסחר. 

 

           נוכח האמור נקבע, כי ההליכים לפי הפקודה יימשכו לגבי בקשתה של תנובה לרישום סימן המסחר 'אשל'.

 

טענות המערערת

 

ד.        (1) לטענת המערערת, במשך שנים רבות נעשה שימוש במילה 'אשל' מבלי שנדרשה בלעדיות או מבלי שנתבקש רישומה כסימן מסחר. נטען, כי שימוש זה הפך את השם 'אשל', בעיני הצרכן הישראלי הממוצע, לשם המתאר את סגולות המוצר ולא כשם ייחודי ומקורי של המשיבה (סעיף 87). כתוצאה מכך, כך נטען, הפכה המלה 'אשל' למונח גנרי המצוי בנחלת הכלל, עליו לא ניתן לרכוש זכות בעלות. עוד נטען במישור זה כנגד הקביעה, לפיה בעלותה של המשיבה על הסימן נלמדת מהסכם ההפצה, שכן מהסכם זה ומחומר הראיות שעמד לפני הפוסק עולה, כי המוצר 'אשל' שייך דווקא למערערת.

 

           (2) עוד נטען, כי שגה הפוסק ביישום המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין סעיף 29 לפקודה. נטען, כי יישום נכון של מבחנים אלה היה צריך לבסס את זכותה של המערערת להשתמש במלה 'אשל'. אשר למבחן מידת השימוש טרם הגשת הבקשות: נטען, כי המערערת הוכיחה אופי ושימוש במסחר, וכי השימוש על-ידיה בשם 'אשל' לא נעשה מכוח הסכמה שניתנה על ידי המשיבה. בהקשר זה נטען, כי המבחן הנכון לאופי השימוש הוא "מידת ההשקעה של כל צד בשיווק מוצריו, באזור שבו, בנסיבות המקרה, הוא פעל לשיווק מרכולתו" (סעיף 53). יישומו של מבחן זה, כך לשיטת המערערת, מוביל למסקנה כי המערערת עשתה שימוש נאות בסימן, ואינו מקנה למשיבה יתרון על פניה. לטענת המערערת, שימוש מקביל בשם דומה למשך תקופה ארוכה, כבענייננו, מדבר בעדו באשר לאופי השימוש. נטען, כי מעבר לעובדה שהסכם ההפצה מהוה הסדר כובל ביחס לחלוקת שוק ועל כן בטל הוא מעיקרו, הפרשנות שניתנה לו על ידי הפוסק – מוטעית. עוד נטען בהקשר זה, כי במועד החתימה על הסכם ההפצה לא היה הסימן 'אשל' רשום על שמה של המשיבה, ולפיכך לא הייתה לה בעלות בו.  

 

           (3) אשר למבחן תום הלב: נטען, כי שגה הפוסק בקבעו כי בבקשתה של המערערת יש משום חוסר תום לב. לטענתה, הגשת הבקשה מעידה על כך כי המערערת סברה בתום לב שהמלה 'אשל' היא מלה גנרית, הפתוחה למסחר. עוד נטען, כי העובדה שהמשיבה נמנעה מלרשום את סימן המסחר במשך שנים כה ארוכות, ושבאותה תקופה אף לא הביעה מחאה בדבר השימוש שעושה המערערת בסימן, מעידה על חוסר תום ליבה של המשיבה.

 

           (4) לטענת המערערת, הסימן שהוגש לרישום על ידי המשיבה שונה באופן מוחלט מהסימן אותו ביקשה לרשום המערערת וכי אף המוצרים הנמכרים אינם דומים, ועל כן אין חשש להטעייתם של הצרכנים. משכך, אין מניעה להפנות את הצדדים להוראת סעיף 30 לפקודה, המבססת זכות לרישום מקביל של סימני מסחר.

 

טענות המשיבה

 

ה.        (1) לטענת המשיבה, לפני שהחלה בשימוש בסימן 'אשל' (בשנת 1958), לא נעשה בו שימוש לשם סימון בעבור מוצר מזון כלשהו, ואין חולק כי במועד זה היה השם 'אשל' היה בעל אופי מבחין. לטענתה, נוכח העובדה כי המשמעות המקובלת של הסימן היא שיח או עץ מדברי, המדובר בשם שהוא שרירותי ביחס לטובין הרלבנטיים, וזכאי להגנה רחבה. עוד נטען בהקשר זה, כי השם הגנרי של המוצר הנמכר תחת הסימן 'אשל' הוא 'לבניה' או 'לבן 4.5% שומן' (סעיף 58), וכי המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה (הכבד) המוטל עליה להוכיח כי הסימן הפך גנרי.

 

           (2) לטענת המשיבה, צדק הפוסק בקובעו, כי יישום מבחני סעיף 29 לפקודה מוביל למסקנה, לפיה יש לרשום את הסימן 'אשל' על שם המשיבה. אשר להיקף השימוש בסימן נטען, כי במהלך השנים עשתה המשיבה שימוש ממושך ורחב היקף בסימן, וכתוצאה ממנו מזוהה הסימן עם תוצרתה; כי למוצר של המערערת היה פלח שוק נמוך במהלך אותן שנים; וכי ממילא השימוש שעשתה המערערת קודם להגשת הבקשה לרישום היה מכוח רישיון והסכמה שקיבלה מהמשיבה. הוטעם, כי המערערת אינה יכולה לנכס לעצמה זכויות בעלות בשל רישיון זה, שאלמלא כן "יווצר מצב אבסורדי (שיש בו תחרות לא הוגנת), בו כל בעלת רישיון לשימוש בסימן מסחר תוכל לנכס לעצמה את הסימן לאחר תקופה מסוימת" (סעיף 39). עוד נטען, כי אין המערערת יכולה להיבנות מהשימוש בסימן לאחר שהסתיים שיתוף הפעולה בין הצדדים, שכן "בתקופה זו נהנתה יטבתה משימוש בסימן 'אשל' תוך שהיא בונה עצמה, בחוסר תום לב, ממוניטין תנובה" (סעיף 28).

 

           (3) אליבא דמשיבה, גם לפי מבחן תאריך הגשת הבקשה לרישום זכותה עדיפה, שכן הוא קדם למועד הגשת הבקשה על ידי המערערת.

 

           (4) אשר להסכם ההפצה: נאמר, כי טענת המערערת לפיה מדובר בהסדר כובל היא טענה חדשה שעלתה בשלב הערעור. כן נטען, כי לשאלה זו אין רלבנטיות לשאלות השנויות במחלוקת, קרי הבעלות בסימן והאם עסקינן בסימן גנרי. לגופה של הטענה סבורה המשיבה, כי מחומר הראיות עולה, שהמערערת נכנסה להסכם זה מרצון וששיתוף הפעולה היה מוצלח. עוד נטען, כי אף טענת המערערת, לפיה הואיל והסימן 'אשל' לא היה רשום ולא הוגשה בקשה לרישומו במועד חתימת ההסכם, אין הוא חל עליו – לא נטענה בפני הפוסק והיא מועלית לראשונה בערכאה זו. לגופו של עניין טוענת המשיבה, כי בעלות בסימן מסחר יכול שתירכש גם בדרך של שימוש בסימן ובהיעדר רישום.

 

           (5) לבסוף טוענת המשיבה, כי בענייננו אין מקום להורות על רישום מקביל לפי סעיף 30 לפקודה, שכן השימוש שעשתה המערערת בסימן לאחר תום שיתוף הפעולה בין הצדדים הוא חסר תום לב. יתר על כן, כך לשיטת המשיבה, לא עלה בידי המערערת להצביע על אותן 'נסיבות מיוחדות' המצדיקות רישום כאמור על פי סעיף 30(א) לפקודה.

 

הבקשה להוספת ראיות נוספות

 

ו.        המערערת הגישה, בגדרי הערעור, שלוש בקשות לצירוף ראיות חדשות. בבקשותיה עתרה המערערת לצרף שלושה סוגי ראיות כדלקמן:

 

           (1) פרסום מועצת החלב משנת 2004 וכן שתי הגדרות מעודכנות של המילה 'אשל' במילונים בלשון העברית. לטענת המערערת, בכוחן של ראיות אלה ללמד כי המלה 'אשל' היא מלה הפתוחה למסחר. נטען, כי ראיות אלה אינן ראיות חדשות, שכן המשיבה עצמה נסמכה על פרסום קודם של מועצת החלב (משנת 1999) בהליך שהתנהל בפני הפוסק. אשר להגדרות המילוניות נטען, כי נוכח העובדה שהמשיבה הסתמכה על מילונים ישנים, מהדורות מעודכנות של אותם מילונים אינן ראיות חדשות.

 

           (2) דו"ח מטעם משרד רואי החשבון של המערערת, שעניינו היקף השימוש שנעשה על ידה בשימוש במילה 'אשל'. נטען, כי בראיה זו יש כדי להוכיח שהיקף זה אינו זניח או מצומצם, ושיש בו כדי להוביל, לכל הפחות, לאישור רישום מקביל של המילה 'אשל'.

 

           (3) מדד המחירים לצרכן לשנת 2005 שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לטענת המערערת, מדד זה כולל בחובו התייחסות גנרית למילה 'אשל', ויש בו כדי לסייע בהוכחת טענתה זו.

 

           (4) המשיבה הביעה התנגדותה לבקשות לצירוף ראיות.

 

הכרעה בבקשה לצירוף ראיות

 

ז.        ביום 14.1.07 התרנו את הגשתן של הראיות הנוספות. להלן נימוקינו להחלטה:

 

           (1) סעיף 3 לתקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח-1987 קובע, כי על ערעור לפי תקנות אלה יחולו "הוראות סימנים ג' עד י' שבפרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984", שעניינן סדרי הדין בערעור. מכאן, שיש להחיל אף את תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי (המצויה בסימן ז בפרק ל), העוסקת בהגשת ראיות נוספות בערעור.

 

           (2) הגשת ראיות חדשות בשלב הערעור מתאפשרת במשורה. ככל שמדובר בראיות שקדמו למתן פסק הדין בערכאה הראשונה, הכלל הוא כי לא ניתן להתיר הגשתן, אלא אם הוכיח המבקש כי לא ידע עליהן ולא יכול היה לגלותן בשקידה ראויה, ובלבד שנהג בתום לב (ע"א 801/89 כהן נ' שבאם, פ"ד מו(2) 136, 141 (השופט מלץ); י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מה' 7, 1995) 848 - 849).  ככל שמדובר בראיות שאירעו לאחר שניתן פסק הדין – תיטה ערכאת הערעור להיזקק לראיות אלה, ובלבד שעלה בידי המבקש להראות כי הראיה הנוספת עשויה לסייע לו, שאם לא כן, לא תותר הגשתה (ע"א 325/68 איטונג-בטרום נ' בנק לסחר חוץ, פ"ד כב(2) 901; זוסמן, בעמ' 853).

 

           (3) ברם, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר המתבררים בבית משפט זה, תהא הנטייה לגלות גמישות רבה יותר בכל הנוגע להגשת ראיות חדשות:

 

"לאחר הכל, וכפי שמציין בצדק בא כוח המשיבה, מכריע רשם סימני המסחר, ובעקבותיו בית-משפט זה, לא רק במחלוקת הנטושה בין הצדדים היריבים, אלא מוטלות עליהם גם האחריות לתקינות רישום סימני המסחר וחובת השמירה על מסחר הוגן ומניעת הטעיית הציבור. מכאן, שאם קיימות בידי בעל דין ראיות חדשות שיש בהן להשפיע על תוצאות הדיון ושלא היה בידו להגישן בעת הדיון לפני הערכאה הראשונה, אין סיבה שלא לאפשר הגשתן לפי המבחנים המוכרים והסייגים הידועים בסוגיה זו. אלא שבמקרה זה הסמכות כאמור היא רחבה יותר" (בג"ץ 476/82 אורלוגד נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 155- 156 (השופט וייס) - הדגשה הוספה;

כן ראו בשג"ץ 120/86 לוי נ' סיאה סיאק האו (אנתוני) (לא פורסם) (השופט ד' לוין); ע' פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה (מה' 2, 2005) 569 - 572: להלן פרידמן; א.ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (הוצאת שוקן, תשל"ג) 53 - 54: להלן זליגסון).

 

           (4) נוכח העובדה כי אף המחלוקת דנא אינה תחומה לדלת אמותיהם של הצדדים וכי היא עשויה להשליך אף על ציבור רחב, ומה גם שהמדובר בתחום שיש בו ממד של דינמיות, סברנו כי בנידון דידן גובר אינטרס גילוי האמת על האינטרס בדבר סופיות הדיון. לפיכך, התרנו כאמור את הגשתן של הראיות הנוספות.

 

           (5) עם זאת יצוין, כי התנהלותה של המערערת בכל הנוגע להגשת הראיות הנוספות, לא הייתה כשורה. חלקן של הראיות צורפו לסיכומיה מבלי שניתנה רשות לכך, בניגוד להנחיות נשיאת בית המשפט העליון (ראו הנחיה 1/92 בעניין הגשת ראיות נוספות בערעור) ומבלי שהוגשה בקשה מתאימה. מצב דברים זה גרם להתדיינויות מרובות בפני רשם בית המשפט ולתיקון סיכומיה של המערערת והחלפתם. רק לאחר מכן הוגשו בקשות להוספת ראיה כנדרש בסדר הדין. בכל הכבוד, מתקשים אנו להלום התנהלות זו. על המערערת היה לכבד את מצוות סדרי הדין ככתבם וכלשונם, ולא לנסות ולצרף ראיות 'בדלת האחורית'. אף שנעתרנו כאמור לבקשות לצירוף ראיה לגופן, ראינו מקום לציין זאת, גם אם הדברים נאמרים במבט צופה פני עתיד.

 

           (6) מהטעמים המנויים מעלה אף נעתרנו לבקשת המשיבה (שהוגשה ביום 21.1.07), וביום 28.1.07 התרנו לה להגיש ראיות נוספות אחרות, שכנטען מלמדות על כך שהמלה 'אשל' אינה מלה גנרית.

 

דיון

 

סימני מסחר

 

ח.        סימן מסחר מבחין בין מוצריו של בעל סימן המסחר לבין המוצרים המתחרים (באותו ענף ולעתים אף בענפים אחרים). רישום סימן המסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש (על תוצרים רוחניים כקניין המוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ראו מ' דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (נבו הוצאה לאור, תשס"ב) 36 - להלן דויטש). לצד הגנה זו נועדה הפקודה להגן אף על האינטרס הציבורי שבמניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 887 (השופטת - כתארה אז - ביניש), להלן עניין טוטו; רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, פ"ד נז(2) 438, 450 (השופט גרוניס)). מנגד, הפקעת יתר של סימנים מנחלת הכלל (על ידי רישומם) עלולה לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של כלל הציבור. לפיכך, נדרש הליך הרישום של סימני המסחר לאזן בין כלל האינטרסים הנזכרים, ומחייב איפוא נקיטה במידה רבה של זהירות (עניין טוטו, בעמ' 888; ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז, פ"ד נח (6) 869, 877; ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם (טרם פורסם) (השופטת ברלינר) - להלן עניין אגודת הכורמים).

 

ט.        במשך השנים השתרשה בפסיקה האבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה המוענקת להם:

 

"בהקשר זה יש הנוהגים להבחין בין ארבע קטגוריות של שמות או של מונחים המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה הניתנת להם: שמות גנריים, שמות תיאוריים, שמות מרמזים (SUGGESTIVE) ושמות "שרירותיים" או דמיוניים ... בני הקטגוריה הראשונה - שמות גנריים - לא יזכו כלל להגנה; בני הקטגוריה השנייה - שמות תיאוריים - יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים; בני הקטגוריה השלישית - שמות מרמזים - יזכו להגנה מוגברת ובני הקטגוריה הרביעית - שמות "שרירותיים" או שמות דמיוניים - יזכו להגנה הרבה ביותר" (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 943 (השופט - כתארו אז - חשין); להלן עניין משפחה. לאבחנה דומה בארה"ב ראו Union National Bank of Texas, Laredo, Texas v. Union National Bank of Texas, Austin, Texas, 909 f.2d 839, at 844).

 

דברים אלה, הגם שנאמרו בשאלת קיומה של עוולת גניבת עין, יפים גם לענייננו (ראו ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' E!Entertainment Television Inc (טרם פורסם; פסקה 17 לפסק דינה של השופטת ברלינר)).

 

י.        אף בפקודת סימני המסחר נקבעו מספר הוראות, הבאות לשמור על אותו איזון. הרלבנטית לענייננו היא הוראת סעיף 8, הקובעת כלהלן:

 

 (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין) .

 

(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

 

(הוראות דומות מצויות באנגליה: sections 3(1)(c), 3(1)(d) of the Trade Marks Act 1994 (the "1994 Act"), ובארה"ב: (e)(1)1052§ 15 U.S.C).  

 

י"א.     הפקודה אוסרת איפוא על רישומם של סימנים, שאינם נושאים אופי מבחין. מכאן, שסימן המקובל או משותף לכלל העוסקים במסחר או בשירות מסוים (פרידמן, בעמ' 149) או סימן המתאר "את הטובין או את השירותים לגביהם נדרשים הסימנים לרישום כסימני מסחר" (שם, בעמ' 259; בג"ץ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה, פ"ד ח(2) 772, 779 (השופט - כתארו אז - לנדוי)), לא יוכלו להירשם כסימן מסחר, אלא אם הם נושאים, כאמור, אופי מבחין, היינו "שהקהל מתחיל להכיר בהם לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע" (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה נ'LES VERREIES DE SAINT GOBAIN, פ"ד מה(3) 224, 235 (השופטת נתניהו - להלן עניין פניציה)). השאלה אותה יש לבחון איפוא היא מיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות" (כלשונה של השופטת ברלינר בעניין אגודת הכורמים): מלה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר - בדימוי אנכי - תזכה להגנה רחבה. מלה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר (שם, בפסקה 21). בקצהו העליון של ציר התיאוריות מצויים שמות גנריים, שהוגדרו באופן הבא: "הסוג, או הזן, שאליו משתייך הנכס, או השירות, שבו מדובר ... אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי. עורך-דין לא יוכל להשתלט על 'עריכת-דין' ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב'מנועי דיזל'" (עניין משפחה, בעמ' 944); "בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמה: חמאה, שמן, גֶרֶב. השם המקובל של הטובין חייב להישאר חופשי לשימוש הציבור. הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסייה" (זליגסון, בעמ' 35). ובארה"ב:"a generic name is one that is used by the general public to identify category of goods, and as such merits no trademark protection" (Duluth News-Tribune, a division of Northwest Publications, Inc. v. Mesabi Publishing Company, 84 F.3d 1093, at 1096). לשם בחינת קיומו של אופי מבחין לסימן גנרי נדרש בעל הסימן להוכיח כי השם רכש משמעות שנייה, המבחינה בין מוצרים מאותו התחום, והיוצרת זיקה בלעדית בין השם של מוצר אלמוני לבין בעליו (עניין טוטו, בעמ' 890). ועוד: ככל שמידת הגנריות של השם גדולה יותר, נטל ההוכחה בדבר משמעות שנייה כבד יותר (שם; פרידמן, בעמ' 136, 260). אין הדעת נותנת, כי ינכס לו פלוני מונח – שֵם – מן הלשון העברית (לענייננו) וידיר הימנו רגליהן של כלל הבריות.

 

י"ב.     על ההגדרה המילונית של המלה אשל עמד הפוסק בהחלטתו (סעיף 32) ועניינה "שיח או עץ בעל עלים דקים ועדינים ותפרחות של פרחים בעלי צבעים שונים" או "פונדק, אכסניה". הראשון הוא שם מקראי, השני הוא שימוש תלמודי (ראו להלן פסקה י"ז (2)). הנה כי כן, דומה כי בתחילה הייתה המלה 'אשל' שרירותית בהיבחרה למוצר, שכן המשמעות המילולית שנשאה חסר כל זיקה לטובין שייצגה – תוצרת חלב ניגרת בשיעור 4.5% שומן (עניין טוטו, בעמ' 889), וסקרן אני לדעת מה טעם נבחרה באותם ימים רחוקים. נדמה איפוא, כי אין ולא יכול להיות חולק, שבתחילה הייתה המלה 'אשל' שם בעל אופי מבחין, ושלא ניתן היה לראות בה סימן הפתוח למסחר  או שם גנרי כהגדרתם לעיל. עוד נדמה, כי מוסכם אף על המערערת, שאילו פנתה המשיבה בבקשה לרישום הסימן 'אשל' בשנת 1958, הייתה זוכה ברישומו.

 

י"ג.     יצוין, כי בניגוד למרבית המקרים, בהם המבקש לרשום סימן אלמוני נדרש להוכיח כי חרף העובדה שמדובר בשם גנרי או מתאר, רכש אותו סימן גם אופי מבחין, הרי התהפכו בנדוננו היוצרות: יש לבחון, האם הפך סימן, שנשא בתחילה אופי ייחודי, לשם גנרי?

 

היאבד סימן מסחר מאופיו המבחין?

 

י"ד.     ייתכנו מצבים בהם היה סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל (בג"ץ 450/80 סעד אל דין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה(2) 187, 189- 190 (השופט - כתארו אז - ברק); פרידמן, בעמ' 151, 259 - 260). מצבים אלה ייתכנו כאשר הסימן השיג הכרה בקהל בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם; או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי (זליגסון, בעמ' 23; W.R. Cornish Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights (4^th Edition) pp. 626). בכגון דא ניתן יהיה לעתור למחיקתו של הסימן מפנקס סימני המסחר (סעיף 11(8) לפקודה; פרידמן, בעמ' 478). אוסיף, כי מצב דברים זה יכול להתקיים אף בסימן שטרם נרשם: ייתכן מצב בו בתחילה סימן פלוני היה, לכולי עלמא, בעל אופי מבחין, אולם הבקשה לרישומו הוגשה לאחר שנים רבות של שימוש. עשויה להתקבל הטענה, לפיה אין הסימן כשיר לרישום (בעת הגשת הבקשה) שכן במשך הזמן איבד מאופיו המבחין והפך לשם גנרי.

 

גם באנגליה, העובדה כי סימן מסוים הפך לשם גנרי או לשם פתוח למסחר, עלולה, בנסיבות מסוימות להוות עילה למחיקתו של אותו סימן מהמרשם (section 46(1)(c) of the 1994 Act: "The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: … (c) that, in consequence of the acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service for which it registered"). הוראה דומה מצויה אף בחוקי האיחוד האירופי בנוגע לסימני מסחר (Article 12(2)(a) of the European Trade Marks Dierctive ).

 

ט"ו.     הליך ההכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי, צריך שייעשה בזהירות רבה:

"יש להתייחס בזהירות רבה להתפתחויות לפני שמסיקים את המסקנה שהסימן אינו עוד בעל אופי מבחין. עצם העובדה, שסימן ידוע גרם לחיקויים רבים, טרם הופך אותו לנחלת הכלל ... אזכיר רק את הסימנים המפורסמים: 'פריג'ידר' ו'נסקפה' שלא איבדו את סגולתם כסימנים בעלי אופי מבחין על אף החיקויים הרבים שהופיעו מדי פעם בפעם בשוק ועל אף הנוהג בשפה המדוברת לכנות מקררים חשמליים כ'פריג'ידר' או אבקת קפה כ'נסקפה'" (זליגסון, בעמ' 23);

"only if the defendant proved that the word had wholly lost its original meaning, it seems, would be entirely free to use it" (Cornish, pp. 627).

 

בארה"ב, ידועה התופעה כ- the Aspirin and Cellophane doctrine"" (E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 523). על המבחן שיש לערוך עת נטען כי סימן מוגן הפך למלה הפתוחה למסחר עמד שם בית המשפט:

 

"a mark is not generic merely because it has some significance to the public as an indication of the nature or class of an article. In order to become generic the principal significance of the word must be its indication of the nature or class of an article, rather than an indication of its origin" (King Seeley Thermos Co. v. Aladdin industries, Inc., 321 F.2d 577, at 580).

 

והוסף, בנימה זהירה, כי:

 "doubts should be resolved in favor of the trademark owner, especially if he can demonstrate having taken appropriate action to counteract or resist indiscriminate use of the mark by the public" (E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 523).

 

יש לזכור, כי הפיכתו של מוצר מסוים למותג (בין היתר על ידי שימוש בסימן מסחר) מצריכה השקעה מרובה הכרוכה לעתים קרובות בהקצאת משאבים ומאמצים רבים (כגון ממון, זמן, מאמצים נפשיים ועוד. על היקף ההשקעות של בעל תוצר רוחני כשיקול בבחינת ההגנה הניתנת לו ראו דויטש, בעמ' 224), וכי בסופו של יום, הכרזה על סימן מסחר כעל שם גנרי יתכן לראותה כהפקעת קניינו של הפרט, או כמעין - הפקעה. אכן, ייתכנו מצבים, שבהם האינטרס הציבורי יגבר על זכותו של הפרט לקניין. בעניינים כבנדוננו, מצבים אלה ייתכנו כאשר הותרת המילה ב'חזקתו' של הפרט עלול ליצור רִיק בלשון או בשפה המדוברת והשגורה: "המטרה (בהגנה על שמות גנריים רק במקרים חריגים - א"ר) היא מניעת זליגתם של ביטויים שגורים בתחום מנחלת הכלל, זליגה אשר תצמצם בהכרח את אוצר המילים הכשירות לשימוש בלתי מוגבל" (עניין טוטו, בעמ' 889). בכגון דא, בהיקש לא מושלם. יהיה על בעל הסימן "לספוג עלות זאת (של הפקעת הסימן - א"ר) כחלק מהמחיר שהוא משלם על היותו חבר בקהילה" (דברי המשנה לנשיא אור בדנ"א 1333/02 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רעננה נ' הורוויץ, פ"ד נח(6) 289, 302 בהקשר של הפקעת מקרקעין; ראו גם דברי השופט - כתארו אז - ריבלין בבג"ץ 4776/03 מלון ריג'נסי ירושלים נ' שר הפנים (טרם פורסם) בהקשר אחר). עם זאת, כעניין של מדיניות ראויה, ראוי להתיר אותה הפקעה או מעין-הפקעה רק כאשר אותו אינטרס ציבורי הוכח כהכרח: "גם דיני סימני המסחר אינם מאפשרים ברוחב-לב הפקעת זכויות מטעמים הנעוצים באינטרס הציבורי. ההנחה היא שהאינטרס הציבורי ימצא את סיפוקו במצבים אלה, גם מבלי לכפות על בעל הקניין פגיעה בקניינו, וזאת באמצעות כך שמתחרה יפנה לדרכי ביטוי מקוריות משלו" (דויטש, בעמ' 227). מכאן, ברור הטעם לזהירות ולנטל ההוכחה המוגבר הנדרשים בהליך הכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי. אציין עוד, כי מהאמור עולה, שנודעת משמעות רבה למיהותו של המבקש להכריז על סימן מסחר כשם גנרי ולאינטרסים העומדים בבסיס בקשתו.

 

טז.      אודה, כי התלבטתי רבות בתיק זה. עם זאת, אקדים ואומר כבר עתה, כי מסקנתי היא שבשלב זה לא ניתן לומר שסימן המסחר 'אשל' הפך לשם גנרי.

 

יז.       (1) מטבע הדברים, האות הראשון אליו נפנה הוא ההגדרה המילונית. מילון גור מגדיר אשל כ"מין עץ קצר הקומה וקטן העלים, עליו כמחטים ואינם נושרים...". מילון אבן שושן (כרך ראשון, מהדורת תשכ"ב ומהדורת תשמ"ח) מגדיר 'אֵשֶל' כדלקמן: "שיח או עץ בעל עלים דקים ועדינים ותפרחות של פרחים בעלי צבעים שונים"; "פונדק, אכסניה" (על יסוד דרשת ראשי התיבות אכילה, שתיה, לינה), ובהשאלה כ"גדול בתורה, למדן" על-פי התלמוד הירושלמי. מאידך גיסא, המונח לֶבֶּנִיָה מוגדר שם (גם לפני כן) כ-"לֶבֶּן משובח ושמן יותר מן הלבן הרגיל". במילון אחר מוגדר אשל כ"עץ נמוך או שיח שיש לו עלים דקים ועדינים ופרחים בצבעים שונים" או כ"שם מסחרי – כינוי למוצר חלב קרוב ללבן שתכולת השומן שלו גבוהה יותר במעט; זִבְדָה" (פרופ' י' שויקה רב-מלים: המילון השלם לעברית החדשה (כרך שלישי, 1997) 143). המונח 'לבניה' מוגדר שם באופן הבא: "מוצר חלב סמיך, דומה ללבן אך מעט שמן יותר. השמות המסחריים שלו היום הם: אשל, עוז, עידית ועוד" (שם, כרך שלישי, בעמ' 876). עינינו הרואות, הגדרתו המילונית של סוג הסחורה היא לבניה. אשל – לעומת זאת – מתואר במילון זה כאחד מהשמות המסחריים של לבניה. כזכור, שתיים מהראיות החדשות שהגישה המערערת היו  שתי הגדרות מילוניות חדשות. הראשונה, הגדרה ממילון אבן-שושן ממהדורה מעודכנת יותר (משנת 2004), לפיה 'אשל' הוא שם מסחרי, שהוא "כנוי למוצר חלב קרוב ללבן, שתכולת השומן שלו מעט גבוהה יותר". השנייה, הגדרה ממילון ספיר, לפיה 'אשל' (האלף מנוקדת שם בסגול ולא בצירי) הוא "סוג של תוצר חלב, קצת שמן מלבן ובעל טעם חמצמץ". אליבא דמערערת, הגדרות אלה מלמדות כי עסקינן בשם גנרי. מנגד טוענת המשיבה, ומוצא אני ממש בטענה זו, כי ההגדרה במילון אבן-שושן מלמדת כי המילה 'אשל' היא שם מסחרי, וכי בהגדרה במילון ספיר אין כדי להוות אינדיקציה לעניין שבפנינו, שכן במילון זה מוגדר("מילון עברי-עברי אנציקלופדי בשיטת ההווה") - למשל – המונח 'טוטו', כ"שיטת הגרלה על ידי הימור על מספר", אף שבעניין טוטו נפסק, כי הוא כשיר לרישום. למעלה מן הצורך אוסיף, כי התייחסות מילונית לשם מסוים כשם גנרי אינה מהווה ראיה מכרעת להיותו כזה (E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 524). עולה מהאמור, כי בשלב זה לא ניתן לראות בהגדרות המילוניות אינדיקציה (בודאי לא מכרעת) לכך, שהמילה 'אשל' היא מונח מילוני, המתאר מוצר חלב בעל 4.5% שומן. אוסיף: יתכן כי ברבות הימים יבוא יום ובו יהא "אשל" מעין שם גנרי. דומה שגם תחושתו על הפוסק אקסלרד (עמ' 16 סעיף 34) היתה בכיוון זה. איני בטוח אם המבקש בחנות "אשל" מכוון דווקא למוצר של המערערת או של המשיבה או של יצרן שלישי; אולם ההבדל בכל מקרה, לעת הזאת, מחזירנו לשאלת מקורו המסחרי של השם – וכמות שלא יוכל יצרן לייצר מוצר הנקרא XEROX  או פריג'ידר אך מפני שרבים מכנים כך צילום מסמכים בכלל (במקרה הראשון) ומקרר בכלל (במקרה השני), כך אף בענייננו. בילדותי ובנעורי אכלנו בהנאה "ארטיק", שלגון מתוצרת פירמה בשם זה. זכורני כילד, שקיוסק בסביבתנו הציב מעליו שני שלטים צמודים בהמשך אחד "ארטיק" "תוצרת תנובה", וניגשתי וביקשתי לתומי לקנות "ארטיק תוצרת תנובה". אם השם ארטיק עודו משמש בשימוש הרווח, יתכן איפוא שלב שמעבר לו יזכה ב"גנריות". סבורני כי טרם הגענו לכך בנידון דידן, בעניין אשל, על-פי החומר שבידינו.

 

           (2) משמעותה המילונית הנפוצה-ישנה של המלה 'אשל' מעוגנת במקורות היהודיים: "ויטע אשל בבאר שבע" (בראשית, כא, לג). ופירש רש"י את הכתוב, המדבר באברהם אבינו: "רב ושמואל, חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה, וחד אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות". ובתלמוד שנינו: "ויטע אשל בבאר שבע - אמר ריש לקיש: מלמד, שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה, חד אמר: פרדס, וחד אמר: פונדק. בשלמא למאן דאמר פרדס, היינו דכתיב ויטע (מתישבים הדברים לגבי מי שאמר פרדס, לכן כתוב 'ויטע' – א"ר); אלא למאן דאמר פונדק, מאי ויטע (למי שאמר פונדק, מהו ויטע? כדכתיב: 'ויטע אהלי אפדנו'" (בבלי סוטה, י, א). ופירש רש"י: "ולשון אש"ל נוטריקון הוא אכילה, שתיה, לויה שהיה מאכילן (את האורחים – א"ר) ומשקן ואחר כך מלווה אותן" (שם, ד"ה פונדק). אגב אורחא אוסיף כי מכאן ניטל הביטוי הנפוץ בעולם המינהלי והמסחרי, שעובד הנדרש לשעות עבודה ארוכות או אף ללינה מחוץ לביתו זכאי לתוספת אש"ל – אכילה, שתיה, לינה, דבר שגם מצא מכבר ביטוי מילוני, כאמור.  

 

י"ח.     גם באופן בו תופס בעל המוצר את סימן המסחר, יש כדי להוות אות לשאלה האם מדובר בשם גנרי או בשם בעל אופי מבחין. על כך ניתן ללמוד מעיצוב המוצר, מכיתובים על עטיפתו ומהאופן בו הוא משווק לציבור (כך נפסק בקנדה:Canadian Shredded Wheat Co v Kellogg Co of Canada [1938] 1 All ER 618). סימן נוסף להיותה של המילה 'אשל' בעלת אופי מבחין נמצא לנו בכיתוב על מוצריהן של המשיבה ושל המערערת (שצורפו כמוצג י' למוצגי המשיבה). על עטיפתו של מוצר המשיבה (סומן תנ/4 בדיון לפני הפוסק), מתחת לשם 'אשל' מופיע הכיתוב "לבן מחלב מפוסטר 4.5% שומן". על עטיפת המוצר של המערערת (תנ/5), מתחת לשם 'אשל יטבתה' מופיע הכיתוב "לבן - 4.5% שומן". המשיבה אף צירפה את עטיפת המוצר המקביל של חברת טרה (תנ/2) – 'עידית' – הכוללת אף היא את הכיתוב 'לבניה 4.5% שומן' (באותיות קידוש לבנה). מהאמור עולה, כי שלושת החברות הללו רואות ב- 'לבניה 4.5% שומן' את סוג המוצר, ואילו 'אשל' ו'עידית' הם שמות מסחריים של מוצר זה. שאם לא נאמר כן, מה פשרו של כיתוב זה על עטיפות המוצרים?

 

יצוין, כי מסקנה זו עולה אף מעדותו של מנכ"ל המערערת, מר ינון ניר (פרוטוקול דיון מיום 9.1.01 בעמ' 14 - 16):

 

ש: אתה מכיר מותגים אחרים של לבן 4.5% מלבד אשל?

ת: נדמה לי שיש מוצר שנקרא "עידית", אם אני לא טועה.

..

..

ת: כן, של טרה.

..

..

ש: תגיד לי, המילה אשל מופיעה על המכסה של טרה?

ת: אני לא ראיתי את המילה אשל מופיעה על המכסה של טרה.

..

..

ש: למה לדעתך טרה לא עושה שימוש בשם אשל כדי לתאר את המוצר שלה?

ת: שאלה טובה, אבל היא לא צריכה להיות מופנית אלי.

ש: אין לך הסבר לזה?

ת: לא, ממש לא.

..

..

ש: השאלה היא פשוטה, האם יש אשלים נוספים של חברות אחרות?

ת: אני לא מכיר.

 

 הנה כי כן, בעובדה, כי לא עלה בידי מנהלה של המערערת להראות, מדוע חברה אחרת רואה ב'לבן 4.5%' את סוג המוצר, ואינה משתמשת בשם 'אשל', יש כדי להוות אינדיקציה לכך, שאין עסקינן לעת הזאת בשם גנרי (לעניין זה ראו גם החלטתו של רשם הפטנטים מ' אופיר מיום 12.12.94 בבקשה מספר 53130 למחיקת סימן המסחר TANG: "על מנת להוכיח שסימן פלוני הינו משותף במסחר דרושה הוכחה שהמלה או סימן נמצאים בשימוש על ידי מספר בעלי עסק באותו ענף מסחרי" (סעיף 20 להחלטה)).

 

י"ט.     במהלך הדיון לפני הפוסק טענה המשיבה, כי משנתון מועצת החלב לשנת 1999 (תנ/3) עולה, שאין כל שימוש בסימן 'אשל', וכי תוצרת ניגרת 4.5% מוגדרת כ'לבניה' (סעיף 33 לסיכומיה). לטענת המערערת, מפרסום מועצת החלב לשנת 2004 (שהוגש כאמור כראיה חדשה בערעור) עולה, כי המילה 'אשל' מגדירה סוג של מוצר, ולפיכך מהוה שם גנרי. עיון בפרסום מועצת החלב לשנת 2005 (http://www.milk.org.il/hebrew/info/milkworld) מגלה, כי תחת קבוצת המוצר "תוצרת ניגרת" מצויה תת קבוצה של "אשל 4.5% שומן" (עמ' 51), אולם במקום אחר תחת קבוצת ה"תוצרת הניגרת הלבנה" יש תתי קבוצות של 'לבן' ו - 'לבנייה'' (עמ' 56). גם בדו"ח מועצת החלב מחודש אוקטובר 2006 (שהוגש ברשות כראיה נוספת מטעם המשיבה) תחת קבוצת המוצרים 'תוצרת ניגרת', מצוינים 'לבן' ו-'לבניה' כתתי קבוצות, ולעומת זאת המילה 'אשל' אינה מוזכרת. לדידי, כל שניתן ללמוד מפרסומים אלה הוא שלעתים עושה המועצה שימוש מקביל במלים 'אשל' ו - 'לבן' לתיאור מוצרי חלב של 4.5% שומן. אין בידי לקבל את טענת המערערת, לפיה המלה 'אשל' היא המתארת סוג מוצרים זה. מסקנה זו נתמכת בעובדה, שבפרסום מועצת החלב לשנת 2005 תוצרת ניגרת בשיעור 3% שומן מתוארת כ'גיל' (עמ' 51). זאת, חרף העובדה כי 'גיל' הוא סימן מסחר רשום של המשיבה (מספר 122027), המתאר מוצר שלה ולא את סוג המוצרים. עוד אוסיף בהקשר זה, כי סיווג המילה 'לבניה' כסוג של מוצר מזון נעשה גם בצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט-1998 (בתוספת השנייה). המילה 'אשל' לעומת זאת, אינה מופיעה בקהלם של המונחים והמילים המסווגים כסוגי מזון. 

 

כ.        עוד אזכיר, כי בגדרו של ההליך העלתה המערערת שתי טענות, שלכאורה אינן מתיישבות האחת עם רעותה: מחד גיסא, עתרה המערערת לרישומו של הסימן 'אשל יטבתה'. מאידך גיסא, טענה כי השם 'אשל' הוא שם גנרי. לדידי, ייתכן שניתן לראות בכך מעין השתק שיפוטי, בדומה לכלל לפיו אין צד לחוזה יכול לטעון בעת ובעונה אחת לאכיפת החוזה ולהשבה (ע"א 156/82 ליפקין נ' דור הזהב, פ"ד לט(3) 85, 92 (השופטת נתניהו); ע"א 2454/98 לינדאור נ' רינגל, פ"ד נו(1) 225; וראו לעניין השתק שיפוטי רע"א 4224/04 בית ששון נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625 (השופט גרוניס וכן הערותי בעמ' 638-637); ראו גם ת"א (חיפה) 997/05 דדון נ' אזולאי (טרם פורסם) (השופט עמית) בו נקבע, כי "לטעמי, הנתבע מנוע מלהעלות טענה כנגד תקפות סימן המסחר (vision - א"ר), כיוון שהוא עצמו הגיש לרשם סימני המסחר בקשות לרישום סימן מסחר של השם vision fashion וסימנים דומים". אכן, שם דובר בשני הליכים נפרדים – בקשה לרישום סימן מסחר מצד אחד ותביעה בגין הפרת סימן המסחר הרשום מן העבר השני – אך דומה, כי הדברים יפים גם לענייננו, בו הועלו הטענות בגדרו של אותו הליך. אמנם, עורך דין הטוען לבעל דין מבקש שלא להחמיץ שום טענה, אך אין פירוש הדבר שהכל שרי.

 

כ"א.    לראיות שהוגשו מטעמם של הצדדים, הן בפני הפוסק והן בפנינו, לא צורף סקר צרכנים, התומך בטענותיהם. ייתכן, כי לוא ערכה המערערת סקר כאמור, ממנו היה משתמע, שרוב רובו של צרכני מוצרי החלב רואה ב'אשל' סוג של מוצר, היה בכך כדי להשליך על המסקנה אליה הגעתי. ברם, סקר כזה לא נערך, ואפשרות זו נותרה בגדר הנחה תיאורטית. יצוין בהקשר זה, כי בבית הדין האירופי לצדק (ECJ) נקבע שהאינדיקציה המשמעותית ביותר להפיכתו של סימן מסוים לשם גנרי היא האופן בו תופסים הצרכנים אותו סימן (ראו Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (14th ed., London, Sweet & Maxwel, 2005) pp.306). על סקרים כאינדיקציה ראו גם עניין פניציה בעמ' 246 - 247 (שם נסב הדיון על סקר כאינדיקציה לאופי מבחין); E. I. DuPunt De Nemours and Company  v. Yoshida International  Inc., 393 F. Supp. 502, at 526-527. אמרו חכמים "פוק חזי מאי עמא דבר", "צא וראה כיצד נוהג העם" (בבלי ברכות, מ"ה א'). סקר אינו חזות הכל אך ניתן ללמוד אף הימנו.

 

סיכום ביניים

 

כ"ב.    ראינו איפוא, כי אף אם המילה 'אשל' פוסעת לאיטה בשביל ה'גנריות', טרם ניתן לסווגה כשם גנרי. משאלה פני הדברים, עלינו לצעוד במסלול של סעיף 29 לפקודה, ולבחון למי מהצדדים נתונה הזכות לרשום את הסימן. זאת, לאורם של המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין סעיף זה.

 

סעיף 29 לפקודה

 

כ"ג.     סעיף 29(א) לפקודה קובע כלהלן:

 

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".

 

הפסיקה יצקה תוכן לסעיף, וקבעה כי המבחנים לאורם נבחנת השאלה זכותו של מי מבין המבקשים עדיפה הם: תאריכי הגשת הבקשה לרישום; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידו עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה; ותום הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש (בג"ץ 476/82 אורלוגד נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, הנזכר מעלה; ע"א 2498/97 רובי בוס נ' HUGO BOSS A.G., פ"ד נב(5) 665 (השופט טירקל) - להלן עניין הוגו בוס; ע"א 11188/03 קונטקט לינסן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (לא פורסם) (השופט טירקל) - להלן עניין קונטקט לינסן;  פרידמן, בעמ' 415 - 430).

 

מועדי הגשת הבקשה לרישום

 

כ"ד.    המשיבה הגישה את בקשתה ביום 12.11.97, ואילו בקשתה של המערערת הוגשה ביום 15.4.98. מכאן, שלפי מבחן (טכני) זה, ידה של המשיבה על העליונה. עם זאת, למבחן זה ניתן בדרך כלל משקל מועט, וחשיבותו משנית ביחס למבחנים האחרים (בג"ץ 90/70 Bacardi & Company Limited נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה(2) 87, 92 (השופט ויתקון); עניין קונטקט לינסן; פרידמן, בעמ' 418). בהתאם לאמור, נקבע בהחלטתו של הפוסק, כי "למבחן זה משקל מועט ביותר, במיוחד לאור העובדה, כי שני הצדדים עשו שימוש בסימן במשך עשרות שנים בטרם הגשת הבקשה לרישום" (סעיף 38). כשלעצמי הייתי מדגיש את הסיפא בדברי הפוסק, השימוש רב השנים של זו כזו.

 

מבחן השימוש עד למועד הגשת הבקשה

 

כ"ה.    השאלה שיש לבחון בהקשרו של מבחן זה היא "איזה מבין מגישי הבקשות המתחרות הצליח לרכוש בארץ הכרה והוקרה לסימנו בקרב בציבור עד למועד הגשת בקשת הרישום" (פרידמן, בעמ' 420). הפוסק קבע ביחס לשאלה זו, כי "מחומר הראיות עולה שתנובה עשתה שימוש בסימן 'אשל' במשך 40 שנה בהיקף משמעותי ביותר. לעומת זאת, יטבתה עשתה שימוש מצומצם בסימן, של כאחוז אחד מהשוק, וזאת באמצעות מערך השיווק של תנובה ... אין בראיות שהציגה יטבתה כדי להוכיח, כי לפני מועד הגשת הבקשה לרישום, רכש הסימן שלה מוניטין בקרב ציבור הצרכנים בישראל. לא זו אף זו: השימוש של יטבתה בסימן, עובר להגשת הבקשה לרישום, היה מכוח הסכמה שנתנה תנובה ליטבתה לשימוש בסימן, כפי שעולה הדבר מהסכם ההפצה אשר נחתם בין הצדדים מאוחר יותר" (סעיף 45 להחלטתו).

 

כ"ו.     לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות, מצאתי כי ממצאיו של הפוסק מעוגנים היטב בראיות שהיו לפניו ובהגיונם של הדברים, ולא ראיתי מקום להתערב בהם.

 

כ"ז.     הן המערערת והן המשיבה לא חלקו על העובדה, כי השימוש הראשוני בסימן נעשה על ידי תנובה, בשנת 1958 (ראו סעיף 7.3 לסיכומי המערערת בפני הפוסק), והמשיבה אף הציגה פרסום משנה זו, המעלה כי כבר אז החלה ביצור 'אשל'. גם בתצהירו של מר ינון ניר, המנהל הכללי של המערערת, נטען כי "זמן קצר לאחר הקמתה של המחלבה החלה המחלבה ליצר מוצר מוחמץ לבן בעל כ - 4.5 אחוזי שומן שהיה דומה למוצר שיצרה תנובה ואשר נקרא על ידי תנובה 'אשל'" (סעיף 2; ראו גם עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 9.1.01 בשורות 15 - 16). המשיבה הוסיפה וטענה, כי מאז המציאה את הסימן 'אשל' עשתה בו שימוש אינטנסיבי וממושך, אשר כתוצאה ממנו מזוהה הוא עם תוצרתה, וכי נתחי השוק של המתחרים, שעושים שימוש במותגים אחרים – קטנים בהרבה (עמ' 3 לסיכומיה בפני הפוסק). גב' חגית אדלר, סגנית מנהלת אגף השיווק אצל המשיבה, הצביעה בתצהירה על נתוני מכירות גבוהים של המוצר 'אשל' (סעיפים 4 - 6), שלא זו בלבד שלא נסתרו בעדותו של מר ניר, אלא שאף זכו לאישור מפיו (עמ' 19 לפרוטוקול הדיון מיום 9.1.01):

 

ש: תגיד לי מה המוצר השולט בשוק הזה בתחום הלבניה?

ת: האשל.

ש: האשל של תנובה?

ת: תנובה שולטת בכל דבר, כמעט. אתה רוצה לדעת מה אני יודע על פילוח השוק?

ש: כן, למשל.

ת: אני מעריך שאנחנו עומדים בסדר גודל של 10%. אני מעריך שלתנובה יש פלח שוק של 80%.

ש: זאת אומרת, אין ספק שהמוצר השולט בשוק בתחום הלבניה, זה אשל של תנובה.

ת: אין ספק.

 

ובהמשך (בעמ' 22):

 

ש: אתה יכול להגיד בכל זאת, מה נתח השוק (של המערערת - א"ר)? 

ת: לא, אני לא יודע. אבל הוא היה נמוך.

ש: כמה זה נמוך באחוזים?

ת: נמוך זה אני מניח מתחת ל - 5%.

..

..

ש: אם אני אגיד לך שמדובר ב - 1% ואפילו פחות, אתה תהיה מופתע?

ת:  לא, אני לא אהיה מופתע, אני אמרתי מתחת ל- 5% נדמה לי.

ש: אז אני אומר לך שזה יכול להיות מתחת ל- 1%.

ת: לא טעיתי בהרבה.

 

ואם באמור לא סגי, הרי שהמערערת לא הציגה ראיה בדבר היקף המכירות שלה בתקופה שקדמה להגשת הבקשות לרישום. משאלה פני הדברים, נדמה כי עלה בידי המשיבה להוכיח רכישתו של מוניטין בסימן, ועל כן שקלולו של מבחן זה נוטה גם הוא לטובתה.

 

כ"ח.    יתר על כן, גם השימוש שעשתה המערערת בשם 'אשל' החל במסגרת הסכם, בו קיבלה את רשות המשיבה לכך. עד שנת 1998 הפיצה המערערת את המוצר 'אשל' באזור אילת והערבה בלבד ובמסגרת מערך השיווק של המשיבה. דברים אלה משקפים היסטוריה מוכרת וידועה של ההתפתחות הכלכלית במערך הכולל של ההסתדרות, ההתישבות העובדת, חברת העובדים, שראשיתה בשילובים קולקטיביים והמשכה ביתר אינדיבידואליזציה מסוגים שונים. מערכת יחסים זו הועלתה על הכתב בשנת 1987 - בהסכם ההפצה, בו נאמר, שמטרתו היא "להסדיר את היחסים בין יטבתה כייצרנית (כך!) מצד אחד לבין תנובה כמשווקת בלעדית מצד שני של מוצרי חלב מתוצרת יטבתה שיטבתה תייצר" (סעיף ב). לאחר שתם שיתוף הפעולה ביניהן, הודיעה המשיבה למערערת כי עם הפסקת חוזה ההפצה, האישור שניתן לה להשתמש בסימן 'אשל' – בטל (מכתב מיום 22.2.98 - מוצג ה' למוצגי המשיבה). לטענתה, הדברים נובעים מסעיף ז(2) להסכם ההפצה הקובע, כי "כל שם מסחרי שהשתמשו ו/או ישתמשו בו לגבי המוצרים ישאר בבעלותו של הצד שלו היה שייך". גם בהליך בפני הפוסק הועלתה טענה זו: "עד תחילת 1998 הפיצה תנובה את מוצרי מחלבת יטבתה. במסגרת יחסים אלה נתנה תנובה רשות למחלבת יטבתה לעשות שימוש בסימן 'אשל' לגבי מוצר זבדה מתוצרת מחלבת יטבתה" (סעיף 7 לתצהירה של חגית אדלר; ראו גם עדותה בעמ' 29 לפרוטוקול הדיון מיום 9.1.01). הפוסק קיבל את פרשנות המשיבה לסעיף ז(2) להסכם ההפצה, וקבע כי בתום שיתוף הפעולה אבדו למערערת זכויות השימוש בסימן המסחר של תנובה (סעיף 42 להחלטתו).

 

כ"ט.    טוענת המערערת, כי השימוש שעשתה בשם 'אשל' לא היה מכוח הסכמה ורשות שניתנו לה (סעיף 42 לסיכומי המערערת). טענה דומה עלתה בתצהירו של מנכ"ל המערערת, בו נטען, כי "לא היה כל עניין של רשות להשתמש בשם באשר גם תנובה וגם המחלבה (המערערת - א"ר) ראו בשם 'אשל' שם גנרי של מוצר" (סעיף 3). ראו גם עדותו של מנכ"ל המערערת בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 9.1.01 שורות 10 - 17:

 

ש: אני עדיין שואל אותך, השם אשל, זה שם שתנובה בחרה לקרוא למוצר שלה. היצרנים האחרים עשו גם שימוש בשם אשל?

ת: אני לא יכול לזכור את מה שהיה בשנת 62', אני לא יודע גם אם היו יצרנים אחרים.

ש: אתה היית אז במחלבה, כבר?

ת: לא. אני לא הייתי במחלבה. אבל מלכתחילה השם הזה נחשב כשם גנרי למוצר וקראנו לו אשל ... ואף אחד לא התנגד, כולל תנובה.

 

בכל הכבוד, קשה להלום טענה זו: כאמור, החלה המשיבה להשתמש בסימן ארבע שנים לפני המערערת. כפי שהוסבר לעיל, וכך גם נקבע בהחלטת הפוסק (סעיף 44), בשנת 1962 – המועד בו החלה המערערת לעשות שימוש בסימן – לא הייתה המילה 'אשל' נחלת הכלל, ועל כן אך טבעי הוא כי היה צורך במתן היתר לשימוש בה. במאמר מוסגר יצוין, כי המצהירים והמעידים מטעם שני הצדדים לא יכלו להעיד מידיעה אישית על הנסיבות בהן התחילה יטבתה לעשות שימוש בסימן 'אשל' (עמ' 5 לפרוטוקול שורות 19 - 22; עמ' 29 שורות 12 - 24). נדמה איפוא, כי הצדק עם המשיבה בטענתה, לפיה השימוש שעשתה המערערת בסימן היה ברשותה ובהסכמתה, וכי טענה זו אף עולה בקנה אחד עם הגיונם של החיים המסחריים. אוסיף, כי הפרשנות שמציעה המשיבה לסעיף ז(2) להסכם ההפצה, היינו שעם פקיעתו תם ההיתר שניתן למערערת, נתמכת במכתב ששלח מנכ"ל המערערת דאז לנציג המשיבה. במכתב מיום 23.4.98 נאמר, בין היתר, כי "תנובה משתמשת שלא כדין בסימן המסחרי 'רוית' שהוא סימן מסחרי רשום זה שנים על ידי מחלבת יטבתה. אם ברצונכם להמשיך והשתמש בסימן רשום 'רוית' אנא פנו אלינו בצורה מסודרת ונדון בבקשה, או לחילופין עליכם להפסיק את השימוש בסימן הרשום 'רוית'". הנה כי כן, אף לשיטת המערערת, סיומו של הסכם ההפצה מבטל היתרים הדדיים שנתנו הצדדים לשימוש האחד בסימניו של האחר. משנקבע, כי הסימן אשל היה בבעלותה של המשיבה, ברי כי ההיתר שניתן למערערת להשתמש בו – פקע.

 

           עוד טוענת המערערת כי במבוא להסכם ההפצה נאמר, כי "הואיל ויטבתה מייצרת מוצרי חלב רבים ובכלל זה מוצרים כמפורט בנספח להסכם זה מסומן 'א'". נספח 'א' כולל את המוצר 'אשל'. לטענת המערערת, מכאן יש ללמוד ש"תנובה הכירה במפורש בקיומו ובזכות קיומו של המוצר 'אשל יטבתה'" (סעיף 2 לסיכומי התשובה של המערערת). לא אוכל לקבל טענה זו. יש לזכור, שהמשיבה אינה מתכחשת לעובדה, כי המערערת אכן ייצרה מוצר המתקרא 'אשל'. סלע המחלוקת הוא האם שימוש זה נעשה בהסכמה וברשות. לדידי, בעובדה כי אשל נכלל בנספח 'א' אין כדי לתמוך בעמדת המערערת במחלוקת זו.

 

ל.        בסיכומיה טענה המערערת, כי "הסכם ההפצה מהווה הסדר כובל ביחס לחלוקת שוק ועל כן בטל מעיקרו" (סעיף 44). ברם, בהחלטת בית משפט זה (הרשם י' מרזל) מיום 26.12.04 נקבע, כי טענות המערערת בדבר חוקיותו של הסכם ההפצה נועדו להציג את הנסיבות שהובילו למחלוקת נשוא הערעור ולמעשה אין המדובר בטענות הדורשות הכרעה בערעור עצמו. לפיכך, פטורים אנו מלהכריע בסוגיה זו.

 

ל"א.    מוסיפה המערערת וטוענת, כי "המבחן הנכון לאופי השימוש הנו מידת ההשקעה של כל צד בשיווק מוצריו, באזור שבו, בנסיבות המקרה הוא פעל לשיווק מרכולתו" (סעיף 53), וכי "בהתחשב בכך, דומה כי אופי השימוש, חרף היותו אחוז נמוך, הנו בגדר שימוש נאות בהתחשב בגודלה, איתנותה הכלכלית ורצונה המסחרי של יטבתה" (סעיף 59). לצורך כך מסתמכת המערערת על החלטת רשם סימני המסחר מיום 29.8.94 בעניין סימן המסחר "Domino's Pizza", לפיה "בהחלט ייתכן שהמילה 'דומינו' בעברית או 'Domino's' באנגלית אומצה על ידי הצדדים המתדיינים כבר לפני 20 עד 30 שנה בתום לב". מכאן מסיקה המערערת כי "תקופת שימוש מקביל בשם דומה במשך עשרים שנה מדברת בעד עצמה באשר לאופי השימוש" (סעיף 56). אין בידי לקבל טענה זו: באותו מקרה התבקשה מחיקתו של הסימן Domino's שבעליו (חברה אמריקאית) לא עשתה בו שימוש בישראל במשך תקופה ארוכה, בה נעשה שימוש בסימן 'פיצה דומינו'. בקשת המחיקה נדחתה, אולם הרשם התיר שימוש מקביל בשני הסימנים. נקבע, כי "לא הוכח בפני בראייה כלשהי כי מישהו ממבקשי המחיקה אכן ראה את הסימן Domino's Pizza בארה"ב כבר בשנת 1972 והחליט לאמצו ... בשנת 1972 ... היא (בעלת הסימן - א"ר) לא הייתה ידועה ומוכרת כפי שהיא היום ... ראוי להזכיר שתחילת השימוש בישראל בסימן נשוא הליך זה נעשה רק בשנת 1990". עינינו הרואות: הרישום המקביל הותר נוכח תום הלב של המשתמשת, ולא בשל פרק הזמן הארוך של השימוש המקביל. אוסיף, כי אפילו נכונה הטענה אין בכך כדי להועיל למערערת. אכן, הן המערערת והן המשיבה עושות שימוש במלה 'אשל' מזה זמן ארוך מאד. ואולם, "השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש - האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע" (עניין פניציה, בעמ' 240). בענייננו, וזה העיקר, הציגה המשיבה הוכחות בדבר השימוש הנרחב שעשתה בסימן ובדבר המוניטין שרכשה כתוצאה מכך, בעוד שהמערערת נמנעה מלעשות כן. נדמה איפוא, כי אין הנידון דומה לראיה. כל זאת מעבר לעובדה שהשימוש הממושך שנעשה, נעשה, כאמור, בהסכמת המשיבה. כך עד הנה.

 

היקף השימוש בסימן עד למועד הבירור

 

ל"ב.    כיוון שבפרק הזמן החולף ממועד הגשת הבקשות ועד לדיון בהן עשויים לחול שינויים במעמד המסחרי של מי מהצדדים, יש לבחון גם את השימוש שנעשה על ידי כל צד בפרק זמן זה. עם זאת נאמר, כי "מבחן זה, יש לשקללו בזהירות ובמתינות רבה, שכן יש בידו להביא לרכישת זכויות בחוסר תום לב על ידי שימוש מסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן בלתי פרופורציונאלי לשימוש שנעשה בסימן ערב הגשת הבקשה המתחרה, כאשר כל מטרת השימוש המסיבי תהיה למנוע מהצד שכנגד ליהנות מזכויות בסימן המבוקש" (פרידמן, בעמ' 425). אכן, המערערת הגישה (ברשות) נתונים בדבר היקף המכירות של המוצר 'אשל יטבתה' לשנים 2001 - 2004, אולם דומה כי הטענה, לפיה יש לבחון בזהירות נתונים אלה, מקובלת אף עליה: "ראיה זו חיונית, אך גם ללא ראיה זו יש מקום להכריע בהליך זה לטובת יטבתה" (סעיף 65 לסיכומיה).

 

ל"ג.     מהדו"ח שהגישה המערערת עולה, כי היקף המכירות של המוצר נע לכאורה בטווח שבין שלושה וחצי וארבעה מיליון ₪ (יצוין, כי עורכי הדו"ח או נציג מטעמה של המערערת לא נחקרו בעניין זה). המשיבה לא נתבקשה להציג נתונים דומים, ולפיכך אין בידינו להשוות בין היקפי המכירות של השתיים בתקופה זו. ואולם, רק על מנת לסבר את האוזן - יצוין, כי לפי תצהירה של חגית אדלר מתנובה, היקף המכירות של המשיבה במוצר 'אשל' בשנת 1998 עמד על למעלה משלושים ותשעה מיליון ₪. בהחלטת הפוסק צוין, כי "גם בדיון שהתקיים בפני בחודש ינואר 2004 לא נטענה כל טענה בדבר שינויים בהיקף השימוש של תנובה בסימן" (סעיף 46). אשר על כן, ונוכח הזהירות המתבקשת ביישומו של מבחן זה, סבורני כי אין לקבוע, שמבחן זה מעניק עדיפות לצד אחד על פני משנהו.

 

 

תום לב

 

ל"ד.    בגדרו של מבחן תום הלב יש לבחון את המניעים לבחירת הסימן: עלינו לברר האם אחד הצדדים (או שניהם) בחר את הסימן המבוקש לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת כדי לזכות מן המוניטין שרכש לעצמו הצד האחר או כדי לפגוע במוניטין זה (בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום נ' The H.D.Lee Co, פ"ד כב(2) 189, 192 (השופט - כתארו אז - לנדוי)).

 

ל"ה.    כפי שציין הפוסק, במקרה שלפנינו אין שאלת הבחירה בסימן 'אשל' מלכתחילה על ידי המערערת מתעוררת, נוכח תולדות השם שראשיתו בשימוש של המשיבה; השאלה מתעוררת לגבי השימוש בסימן בתום ההתקשרות עם תנובה ולעת הגשתה של הבקשה לרישום. לדידי, מצב בו פלוני משתמש במוניטין של אחר לצורך קידום עסקיו הוא, הוא סטייה מאותה "התנהגות מסחרית ישרה והגונה" (פרידמן, בעמ' 428), ועלול לעלות איפוא כדי חוסר תום לב. בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' BACARDI & COMPANY LIMITED (פ"ד נב(3) 276) אמר השופט אנגלרד: "השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת ... השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר" (שם, בעמ' 282). אכן הדברים בענייננו אינם פשוטים במובן זה שעשרות שנים נעשה השימוש ברשות, עד כי כמעט סברה המערערת כנראה שבידה לעשות בשם כבתוך שלה. ואולם, משבאה שעת פירוד עם רכישתה של המערערת על-ידי שטראוס, לא היה כל מקום להמשך היאחזותה של המערערת בשם.

 

דבריו של השופט אנגלרד בעניין קרדי נאמרו ביחס לסעיף 11(6) לפקודה (שעניינו אי כשירות של סימן לרישום כיוון שהוא מעודד 'התחרות בלתי הוגנת'), בענייננו דווקא העובדה, שבין הצדדים התקיימה מערכת יחסים עסקית במשך שנים כה ארוכות פועלת בסופו של יום, בגדרי הגינות, נגד המערערת. משנקבע, כי השימוש שעשתה המערערת בסימן (בתקופה שבין 1962 ו - 1998) היה מכוח רשות שקיבלה מן המשיבה, יש בהגשת בקשה לרישום בהסתמך על שימוש זה משום ניצול שלא במקומו של מערכת היחסים ששררה בין הצדדים עד לשנת 1998. על יחסים עסקיים קודמים כאינדיקציה לתום לב עמד המלומד פרידמן: "במסגרת הפסיקה בתחום נקבעו מספר קריטריונים לבחינת 'תום הלב' של כל צד שהגיש לרישום את הסימן המבוקש על ידו. בין קריטריונים אלו ניתן למנות את המניע לאימוץ הסימן, היחסים העסקיים או המסחריים שהיו בעבר (אם היו) בין בעלי הסימנים המבוקשים..." (פרידמן, בעמ' 429). יודגש, כי אין לשים את הדגש על מניעיו הסובייקטיביים של המשתמש, וכי הדברים צריך שייבחנו ב"משקפיים אובייקטיביות" (עניין קרדי, בעמ' 282). לפיכך, גם אם האמינה המערערת באמת ובתמים כי השימוש שעשתה בסימן לא היה מכוח הסכמתה של המשיבה – מה שמוטל, דומה, בספק -  אין בכך כדי לעזור לה.

 

ל"ו.     כשלעצמי אוסיף, כי במצב הדברים, בו מזה טענה המערערת כי יש לרשום את הסימן על שמה ומזה טענה כי הוא גנרי (ראו פסקה כא לעיל) בחינת "גם לי גם לך לא יהיה" (מלכים א ג, כו), רואה אני סממן בעייתי נוסף בהתנהלותה של המערערת בגדרי תום לב.

 

ל"ז.     המערערת טוענת, כי גם התנהלותה של המשיבה נגועה בחוסר תום לב. זאת, נוכח העובדה שבמשך תקופה כה ארוכה נמנעה מלרשום את הסימן על שמה, ו'נזכרה' בכך רק כאשר החלה המערערת לעבוד עם חברת שטראוס. טענה זו אין בידי לקבל. ראשית, אין ספק שהיטב הייתה נוהגת המשיבה לוא פנתה בבקשה לרישום הסימן במועד מוקדם יותר. עם זאת, בהתחשב בעובדה כי ברצונה היה לשמור על סימן השייך לה, אין במועד בו הוגשה הבקשה כדי להעיד על חוסר תום ליבה: ברגע שתמו יחסי המסחר בין הצדדים והמערערת החלה לעבוד בשיתוף פעולה עם מתחרה של המשיבה, רצונה של המשיבה לשמור על סימנה ועל המוניטין שרכשה במוצר הוא אינטרס מסחרי לגיטימי ביותר. שנית, טענה זו ניצבת כחרב פיפיות אל מול המערערת: טוענת המשיבה, ובצדק, שאם סברה המערערת כי הסימן שייך לה, מדוע נמנעה היא עצמה מלרשום אותו במשך שלושים וחמש שנים?

 

ל"ז.     מהאמור עולה, כי גם מבחן תום הלב בהקשר המסחרי דנא נוטה לטובתה של המשיבה.

 

סיכום

 

ל"ח.    שקלולם של מבחני סעיף 29 מצביע על כך כי המשיבה היא שראויה להירשם כבעליו של הסימן 'אשל'. נדון עתה בטענת המערערת, לפיה היה על הפוסק לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף 30(א) לפקודה, ולהורות על רישום מקביל של שני הסימנים.

 

סעיף 30 לפקודה

 

ל"ט.    סעיף 30(א) לפקודה, מאפשר בנסיבות המנויות בו, רישום מקביל של שני סימנים או יותר. זוהי לשונו של הסעיף:

 

(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.

 

(להוראה דומה באנגליה ראו: section 7 of the 1994 Act).

 

מ.        בהחלטות לפי סעיף זה יושם הדגש על תום ליבו של כל צד באימוץ הסימן, וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת (פרידמן, בעמ' 431). על שאלת תום ליבם של הצדדים עמדנו לעיל – בדיון לעניין סעיף 29 לפקודה. בנוסף, סבורני כי בנסיבות העניין רישום מקביל עלול לגרום להטעיה. הדמיון הרב בין שני הסימנים (חרף העובדה כי המערערת הוסיפה לסימנה את השם יטבתה, דומה כי מרכז הכובד מצוי בשם 'אשל') והעובדה כי עסקינן באותו סוג של מוצרים, מקימים חשש כבד להטעייתו של ציבור הצרכנים ולכך שהמערערת תיהנה שלא כדין מהמוניטין של המשיבה (ראו עניין הוגו בוס, בעמ' 671; עניין קונטקט לינסן. ראו גם החלטת רשם סימני המסחר בעניין Kellogg Company נ' תוצרת מזון ישראלית (לא פורסם, מצוטט אצל פרידמן, בעמ' 432): "כבר נקבע מספר רב של פעמים כי למלים תחיליות יש משקל יתר בשאלת הדמיון בין הסימנים. הדבר הגיוני לאור העובדה שלקוח סביר סוקר בעיניו את שורות המוצרים ונתקל על פי רוב במלים הראשונות שבכל מוצר או בעיצוב בולט במיוחד...").

 

מ"א.    נמצא לנו, כי צדק הפוסק בהחלטתו שלא לאפשר רישום מקביל של שני הסימנים.

 

כללם של דברים

 

מ"ב.    אציע איפוא לחברי שלא להיעתר לערעור ולהותיר את החלטת הפוסק על כנה. המערערת תישא בשכר טרחתם של באי כוח המשיבה בסך 30,000 ₪.

                                                                                     

                                                                                                            ש ו פ ט

 

השופטת ע' ארבל:

 

           אני מצטרפת לפסק דינו של חברי השופט רובינשטיין וכמוהו סבורה אני כי המשיבה היא שראויה להירשם כבעליו של הסימן המסחרי "אשל".

 

           כפי שהוזכר, כשם שאברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע (בראשית כא, לג) נטעה תנובה את השימוש בשם "אשל" מקדמת דנא. לא הייתה מחלוקת כי השימוש הראשוני בסימן נעשה על ידי המשיבה. תנובה עשתה שימוש בסימן "אשל" במשך כ-40 שנה ותוצרתה מזוהה מזה שנים רבות עם סימן זה, שרכש מוניטין בקרב צבור הצרכנים בישראל. אין הדבר כך לגבי יטבתה שעשתה שימוש מצומצם בסימן "אשל" הן מבחינת המתחם הגיאוגרפי והן מבחינת היקף המכירות. יצוין גם, כי יטבתה הגישה בקשתה לרישום הסימן המסחרי רק לאחר שתנובה בקשה לרשום את הסימן, כאשר תמו יחסי המסחר בין הצדדים.

 

           כפי שפורט בהרחבה בפסק דינו של השופט רובינשטיין הקלסיפיקציה שנארגה בפסיקה קובעת ארבע קטגוריות לשמות המשמשים במסחר ובהם שמות גנריים - שאינם זכאים להגנה שכן אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, וזכותם של העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי; שמות תיאוריים - שלא יזכו לרישום ולא יזכו להגנה, שכן לא יינתן לבעל עסק להשתלט על מילה השגורה בשפה; שמות מרמזים -המרמזים על הטובין מבלי לתארם מפורשות. שמות אלה זוכים להגנה; ושמות שרירותיים - שהינם צירופי אותיות, מלים או סימנים, שנולדו כדי ליחד טובין מסוימים. אלה זוכים להגנה מרבית הן בדיני גניבת עין והן בגניבת סימני המסחר (ע"א 5792/99 תקשורת וחנוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון משפחה נ' אס. בי. סי פרסום, ושירות מכירות בע"מ עיתון משפחה טובה פ"ד נה(3) 933, 945-943).

 

           על בסיס החומר שהוצג ניתן לקבוע כי קיימת אינדיקציה ברורה שאין מדובר בשם גנרי, כפי שנטען על ידי המערערת, ומשכך יש גם לדעתי לאמץ את המבחנים שנקבעו בפסיקה ויושמו על ידי חברי, באשר לסעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ולאופן בו תקבע עדיפותו של מי מבין המבקשים לרשום סימן מסחרי. כאמור, בענייננו, אני שותפה ללא היסוס לקביעה לפיה יש להעדיף את רישום הסימן על שם תנובה.

 

                                                                                      ש ו פ ט ת

המשנה לנשיאה א' ריבלין:

 

           אני מצטרף בהסכמה לפסק דינו של חברי השופט א' רובינשטיין ולהערותיה של חברתי השופטת ע' ארבל.

 

                                                                                      המשנה לנשיאה

 

           הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א' רובינשטיין.

 

           ניתן היום, י"ב באייר תשס"ז (30.4.07).

 

 

המשנה לנשיאה                                     ש ו פ ט ת                                  ש ו פ ט

 

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   04087780_T21.doc   מפ

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il